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商標における識別性の原則：フィリピンにおける「ジネブラ」の独占登録の可否

フィリピン最高裁判所は、スペイン語で「ジン」を意味する「ジネブラ」という言葉が、ジネブラ・サン・ミゲル社（GSMI）のジン製品の一般的な名称ではなく、識別性のある商標として登録可能であるとの判決を下しました。裁判所は、消費者の認識を考慮し、長年の使用と広範な広告により、「ジネブラ」がGSMIのジン製品と強く関連付けられるようになったと判断しました。この決定は、GSMIがフィリピン市場で「ジネブラ」というブランド名に対する独占的な権利を確立し、他の企業が同様の名称を使用することを防ぐことにつながります。

言葉に歴史が宿る時：「ジネブラ」ブランドを巡る商標とパブリックイメージの戦い

ジネブラ・サン・ミゲル社（GSMI）は、フィリピンでジン製品を製造・販売する大手企業であり、長年にわたり「ジネブラ」というブランド名を使用してきました。一方、Tanduay Distillers, Inc.（TDI）も「GINEBRA KAPITAN」という名称でジン製品を販売し、GSMIとの間で商標権を巡る紛争が生じました。裁判所は、本件における争点を以下の３点に集約しました。

「ジネブラ」は一般名称か。
「ジネブラ」は、二次的意味の法理により、識別性のある商標となり得るか。
TDIは、「GINEBRA KAPITAN」を自社のジン製品のラベルに使用することにより、商標権侵害および不正競争を行ったか。

本判決において最高裁判所は、単に辞書的な定義に依拠するだけでなく、実際の市場における消費者の認識が重要であると強調しました。 GSMIが提出した証拠（世論調査の結果、広告宣伝の記録等）は、フィリピンのジン消費者の大多数が「GINEBRA」という言葉を一般的なジンではなく、GSMIの特定のジンブランドと認識していることを示していました。裁判所は、外国語の単語であっても、現地の市場環境において特定の企業の商品を指すものとして認識されている場合には、商標として保護される可能性があるとの判断を示しました。

裁判所はさらに、消費者がGSMIのジン製品を指す言葉として「GINEBRA」を認識するようになったのは、長年にわたるGSMIのブランド育成の努力の結果であると認定しました。その結果、GSMIの商標権は保護されるべきであり、TDIは類似の名称の使用を制限されるべきであると結論付けられました。他方で、TDIはGSMIの製品の名声に乗じようとしたと判断され、不正競争行為を構成すると判断されました。裁判所はTDIに対し、GSMIへの損害賠償金の支払いを命じるとともに、その製品から「GINEBRA」の名称を削除するよう命じました。この判決は、商標権の保護において消費者の認識が重要であることを改めて確認するとともに、長年にわたりブランドを育成してきた企業の正当な利益を尊重する姿勢を示すものと言えます。

裁判所は、この決定が商標法の解釈に新たな光を当て、知的財産権の保護と公正な競争の促進とのバランスをどのように取るべきかについて明確な指針を示すことを意図していると述べています。ただし、今回は両当事者が熱心に弁護活動を展開した結果、GSMI が提出した調査報告の内容、使用言語等々により、裁判所の心証を動かしえた珍しいケースだと思われます。通常、ここまで証拠をそろえるのには弁護士費用もかなりかかると思われますので、一般の事業者には、なかなか手が届かないのではないかと思われます。今後は商標の専門家は、今回裁判で考慮された要素を考慮してクライアントへの助言を慎重に行う必要が出てくると思われます。

FAQ

この訴訟の主な争点は何でしたか？	この訴訟の主な争点は、「ジネブラ」という名称が、ジンという種類のアルコール飲料を指す一般的な名称なのか、それとも特定のブランドを指す識別性のある商標なのかという点でした。
なぜGSMIは「ジネブラ」を商標として登録することを求めたのですか？	GSMIは、「ジネブラ」という名称を自社のジン製品に使用することにより、長年にわたり消費者の間でブランドとしての識別性を確立してきたと主張しました。
裁判所は「ジネブラ」をどのようなものとして認定しましたか？	裁判所は、消費者の認識に基づいて、「ジネブラ」をGSMIのジン製品を指す識別性のある商標として認定しました。
外国語の単語を商標として登録する場合、どのような点に注意すべきですか？	外国語の単語を商標として登録する場合、その単語が対象とする商品またはサービスを一般的に指す言葉として、消費者に認識されていないことを確認する必要があります。
この判決は、今後の商標登録にどのような影響を与えますか？	この判決は、商標登録の審査において、消費者の認識や市場の状況が重要な要素として考慮されることを明確にしました。
消費者の認識は、商標の有効性にどのように影響しますか？	消費者の認識は、商標が商品やサービスを識別する能力を決定する上で重要です。商標が特定の企業と強く関連付けられている場合、その商標はより強力な保護を受けることができます。
外国の企業がフィリピンで商標登録する場合、どのような点に注意すべきですか？	外国の企業がフィリピンで商標登録する場合、フィリピンの消費者がその商標をどのように認識するかを考慮する必要があります。特に、一般的な名称や説明的な単語は登録が難しい場合があります。
中小企業が自社のブランドを保護するためにできることは何ですか？	中小企業は、まず自社のブランドを商標として登録し、積極的にそのブランドを市場で展開することにより、消費者の間でブランドの認知度を高めることが重要です。
この判決は、今後の商標紛争にどのような影響を与えますか？	この判決は、商標紛争において、消費者の認識を証明するための証拠（世論調査の結果、広告宣伝の記録等）が重要な役割を果たすことを示唆しています。

今回の最高裁の判断は、知財実務において非常に重要な意味を持ちます。今回の最高裁の判断は、今後の商標実務に大きな影響を与える可能性があります。今回の最高裁の判断は、単にスペイン語から英語への翻訳だけでなく、現地での使用実態や消費者の認識を考慮して商標の登録可能性を判断する必要があることを明確にしました。これにより、事業者は、商標の出願にあたり、市場調査やブランド戦略をより慎重に検討する必要性が高まります。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームからASG Lawにご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

免責事項：この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典：GINEBRA SAN MIGUEL, INC.対 BUREAU OF TRADEMARKS長官、[G.R. No. 196372, August 09, 2022 ]

8月 9, 2022

商標の識別性: レビ・ストラウス社のタブ商標登録の可否

本判決は、レビ・ストラウス社（以下、レビ社）が、衣料品に取り付けられたタブの商標登録を求めた事件に関するものです。最高裁判所は、問題のタブが衣料品の出所を識別する機能を果たしていないと判断し、商標登録を認めませんでした。この決定は、企業が自社のブランドを保護するために商標を登録する際、その商標が明確に商品やサービスを識別できる必要があることを強調しています。

識別性の欠如：レビ・ストラウスのタブは商標として認められるか？

レビ社は、衣料品に縫い付けられたタブの商標登録を知的財産庁（IPO）に申請しましたが、拒否されました。IPOは、タブが商品の出所を識別する機能を果たしていないと判断しました。レビ社は、この決定を不服として控訴しましたが、控訴裁判所もIPOの判断を支持しました。裁判所は、レビ社が提出した他の国での登録証は、フィリピンでの商標登録の可否を判断する上で重要な証拠とはならないと判断しました。フィリピンの法律では、商標は商品の出所を識別できるものでなければならないからです。

本件の核心は、**商標の識別性**という概念です。商標法では、商標は商品やサービスを他社のものと区別できるものでなければなりません。単なる装飾的な要素や、業界で一般的に使用されている要素は、商標として登録できません。この原則に基づき、IPOと裁判所は、レビ社のタブは衣料品業界で一般的に使用されており、商品の出所を識別する機能を果たしていないと判断しました。したがって、レビ社は、このタブを独占的に使用する権利を主張することはできません。

レビ社は、他国での登録証を提出しましたが、裁判所はこれらを重視しませんでした。なぜなら、**商標権は国ごとに独立**しており、ある国での登録は、他の国での登録を保証するものではないからです。フィリピンで商標を登録するためには、フィリピンの法律と要件を満たす必要があります。また、裁判所は、レビ社が提出した訴状の提出遅延を認めませんでした。訴状提出の延長を求める申し立てが認められるためには、**正当な理由**が必要です。レビ社は、訴状作成の遅延を弁護士の多忙を理由にしましたが、裁判所はこれを正当な理由とは認めませんでした。また、訴状提出に必要な委任状の取得が遅れたことも、レビ社の責任であると判断しました。

レビ社の訴えは棄却され、タブの商標登録は認められませんでした。この判決は、**訴訟手続きの遵守**がいかに重要であるかを改めて示しています。定められた期間内に必要な書類を提出し、正当な理由がない限り、期限の延長を求めるべきではありません。手続きを遵守しない場合、権利を失う可能性があります。この事件は、企業が商標登録を申請する際、その商標が法律で定められた要件を満たしているかどうかを慎重に検討する必要があることを強調しています。

このケースの主な問題は何でしたか？	主な問題は、レビ・ストラウス社の衣料品に取り付けられたタブが、商標として登録できる識別性を有するかどうかでした。裁判所は、タブは一般的な装飾要素であり、商品の出所を識別するものではないと判断しました。
裁判所は、他の国での商標登録をどのように扱いましたか？	裁判所は、他の国での商標登録は、フィリピンでの商標登録の可否を判断する上で決定的なものではないと判断しました。商標権は国ごとに独立しており、各国の法律に基づいて判断されます。
レビ・ストラウス社が訴状提出の遅延を認めてもらえなかった理由は何ですか？	裁判所は、弁護士の多忙と委任状の取得遅延は、訴状提出の遅延を正当化する理由とはならないと判断しました。必要な手続きを適切に管理することは、当事者の責任です。
この判決の重要なポイントは何ですか？	重要なポイントは、商標登録を申請する際、その商標が明確に商品やサービスを識別できる必要があることです。また、訴訟手続きを遵守することも非常に重要です。
この判決は、他の企業にどのような影響を与えますか？	この判決は、企業が商標登録を申請する際、その商標が法律で定められた要件を満たしているかどうかを慎重に検討する必要があることを示唆しています。
識別性とはどういう意味ですか？	識別性とは、商標が商品やサービスを他社のものと区別できる能力のことです。単なる装飾的な要素や、業界で一般的に使用されている要素は、識別性がないと判断されます。
正当な理由とはどういう意味ですか？	正当な理由とは、訴状提出の遅延を正当化する、予期せぬ出来事や合理的な理由のことです。弁護士の多忙や単なる手続き上のミスは、正当な理由とは認められません。
この判決は、IPOの役割をどのように強調していますか？	この判決は、IPOが商標登録申請を審査する際に、商標の識別性を厳格に判断する必要があることを強調しています。

この判決は、企業が商標権を取得し、維持するために、法律と手続きを遵守することが不可欠であることを示しています。商標の識別性は、商標登録の重要な要件であり、企業は商標登録を申請する前に、自社の商標がこの要件を満たしているかどうかを慎重に検討する必要があります。

この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: LEVI STRAUSS & CO. v. ATTY. RICARDO R. BLANCAFLOR, G.R. No. 206779, 2016年4月20日

4月 20, 2016

商号紛争：先行使用者の権利と混同惹起性に関する最高裁判所の判断

本判決は、企業名における「ファミリー」という言葉の使用をめぐる紛争を取り上げています。最高裁判所は、先行してその名称を使用していたBPIファミリーバンクが、GSISファミリーバンクによる同様の名称の使用を禁止する権利を有すると判断しました。この判決は、企業名が類似している場合に、先行使用者の権利がどのように保護されるか、そして消費者の混同を避けるために企業名がどのように区別されなければならないかを明確にする上で重要です。

先行使用か、混同を招く類似性か？企業名「ファミリー」をめぐる戦い

本件は、GSISファミリーバンク（旧コムセービングス銀行）が、BPIファミリーバンクに対し、その商号である「ファミリー」の使用差し止めを求めたものです。BPIファミリーバンクは、1969年から「ファミリー銀行」という名称を使用しており、GSISファミリーバンクは2002年にその名称を使用し始めました。SEC（証券取引委員会）は、BPIファミリーバンクの訴えを認め、GSISファミリーバンクに対して「ファミリー」の名称使用を禁止する決定を下しました。この決定を不服としたGSISファミリーバンクは、控訴院に上訴しましたが、控訴院もSECの決定を支持しました。最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、BPIファミリーバンクが「ファミリー」という名称を先行して使用していたこと、そしてGSISファミリーバンクの名称が消費者の混同を招く可能性が高いことを根拠としました。

本件の重要な争点は、商号の類似性と先行使用者の権利です。会社法第18条は、次のように規定しています。

第18条会社名。提案された名称が、既存の会社の名称、または法律によって既に保護されている他の名称と同一であるか、紛らわしいほど類似している場合、または明らかに欺瞞的、混乱を招く、もしくは既存の法律に反する場合、証券取引委員会は、その会社名を許可することはできない。

最高裁判所は、商号の排他的使用権に関する法的禁止に該当するためには、以下の2つの要件が証明されなければならないと判示しました。

(1)	原告会社が当該会社名の使用に関して優先権を取得していること
(2)	提案された名称が、次のいずれかであること
	(a)	同一であること
	(b)	既存の会社の名称、または法律によって既に保護されている他の名称と欺瞞的または紛らわしいほど類似していること
	(c)	明らかに欺瞞的、混乱を招く、もしくは既存の法律に反すること

本件において、これらの2つの要件は満たされています。優先権の最初の要件について、最高裁判所は、BPIファミリーバンクが1969年にファミリー貯蓄銀行として設立され、1985年にBPIファミリーバンクとなったのに対し、GSISファミリーバンクは2002年に設立されたことを指摘しました。したがって、最高裁判所は、BPIファミリーバンクがその会社名の使用に関して優先権を有すると判断しました。先使用権は、商号の紛争において重要な判断基準となります。

2番目の要件に関しては、GSISファミリーバンクの名称には「ファミリー銀行」という言葉が含まれており、これはBPIファミリーバンクの名称と同一です。最高裁判所は、GSISファミリーバンクがその名称を区別するために「GSIS」と「貯蓄」という言葉を使用しているにもかかわらず、これらの言葉は十分な識別力を持たないと判断しました。「GSIS」は単に会社の頭字語であり、「貯蓄」は銀行の種類を示す言葉に過ぎないからです。識別力のある言葉が含まれていない場合、商号は類似していると判断される可能性が高まります。

さらに、最高裁判所は、GSISファミリーバンクの名称が消費者の混同を招く可能性が高いと判断しました。両社は銀行業を営んでおり、類似した名称を使用しているため、消費者は両社の間に何らかの関係があると誤解する可能性があります。消費者の混同は、商号紛争において重要な要素です。裁判所は、消費者が誤解する可能性を考慮し、GSISファミリーバンクの名称が消費者を欺瞞する可能性があると判断しました。

GSISファミリーバンクは、「ファミリー」という言葉は一般的または記述的な名称であり、BPIファミリーバンクが排他的に取得することはできないと主張しました。しかし、最高裁判所は、BPIファミリーバンクの商号で使用されている「ファミリー」は一般的ではないと判断しました。一般的な名称は、商品の種類を指すために一般的に使用されるものであり、記述的な名称は、商品を見たことがない人に商品の特徴を伝えるものです。本件では、「ファミリー」という言葉は「銀行」という言葉と組み合わせて使用されており、家族の貯蓄を預ける場所という印象を与えます。したがって、「ファミリー銀行」という言葉は、一般的でも記述的でもなく、むしろ示唆的であり、適切に恣意的な名称とみなされる可能性があります。示唆的な名称は、商標として保護される可能性があります。

最高裁判所は、GSISファミリーバンクがDTI（貿易産業省）から登録証を、フィリピン中央銀行から意見書を得ていたとしても、それはGSISファミリーバンクにその名称を使用する権限を与えるものではないと判断しました。会社法第18条に基づく商号の保護の執行は、SECの専属管轄に属します。SECは、すべての法人を監督し、管理する絶対的な権限を有しており、関係する法人を保護するためだけでなく、一般の人々を保護するためにも、企業名の使用における混乱を防ぐ義務を負っています。

最後に、最高裁判所は、GSISファミリーバンクがフォーラムショッピングの問題を提起するのが遅すぎると判断しました。フォーラムショッピングとは、同一の訴訟または請求に関して、複数の裁判所または行政機関で訴訟を提起することです。GSISファミリーバンクは、BPIファミリーバンクが提起した訴訟に非フォーラムショッピング認証が含まれていなかったことを初めて上訴で主張しました。最高裁判所は、非フォーラムショッピングの認証に関する異議は、下級審で提起されるべきであり、上訴で初めて提起されるべきではないと判示しました。

FAQs

本件の主な争点は何でしたか？	主な争点は、GSISファミリーバンクがBPIファミリーバンクの商号である「ファミリー」を使用することが、商号の類似性と先行使用者の権利の侵害にあたるかどうかでした。
最高裁判所はどのような判断を下しましたか？	最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、BPIファミリーバンクが「ファミリー」という名称を先行して使用していたこと、そしてGSISファミリーバンクの名称が消費者の混同を招く可能性が高いことを根拠に、GSISファミリーバンクによる「ファミリー」の名称使用を禁止しました。
会社法第18条とは何ですか？	会社法第18条は、提案された名称が、既存の会社の名称、または法律によって既に保護されている他の名称と同一であるか、紛らわしいほど類似している場合、または明らかに欺瞞的、混乱を招く、もしくは既存の法律に反する場合、証券取引委員会はその会社名を許可することはできないと規定しています。
優先権とは何ですか？	優先権とは、会社名を使用する権利に関して、先行してその名称を使用していた会社が有する権利です。本件では、BPIファミリーバンクがGSISファミリーバンクよりも早く「ファミリー」という名称を使用していたため、優先権を有していました。
識別力のある言葉とは何ですか？	識別力のある言葉とは、会社名を他の会社名と区別するために使用される言葉です。本件では、最高裁判所は、GSISファミリーバンクがその名称を区別するために「GSIS」と「貯蓄」という言葉を使用しているにもかかわらず、これらの言葉は十分な識別力を持たないと判断しました。
消費者の混同とは何ですか？	消費者の混同とは、消費者が会社名または商標が類似しているために、ある会社と別の会社を混同する可能性のことです。本件では、最高裁判所は、GSISファミリーバンクの名称が消費者の混同を招く可能性が高いと判断しました。
フォーラムショッピングとは何ですか？	フォーラムショッピングとは、同一の訴訟または請求に関して、複数の裁判所または行政機関で訴訟を提起することです。
本判決は、会社名を使用する際にどのような影響を与えますか？	本判決は、会社名を使用する際には、既存の会社名と類似していないか、消費者の混同を招く可能性がないかを慎重に検討する必要があることを示しています。また、先行して会社名を使用していた会社は、その名称の使用差し止めを求める権利を有することも示しています。

本判決は、商号紛争における重要な先例となり、先行使用者の権利と消費者の保護のバランスをどのように取るべきかを示しています。企業は、商号を選択する際に、先行使用者の権利を尊重し、消費者の混同を招かないように注意する必要があります。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項：本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典：GSIS FAMILY BANK – THRIFT BANK VS. BPI FAMILY BANK, G.R. No. 175278, 2015年9月23日

9月 23, 2015