フィリピンにおける商標侵害のリスクとパッケージデザインの類似性：企業が知るべき重要な教訓

Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc. v. Tynor Drug House, Inc., G.R. No. 248021, September 30, 2020

フィリピンで事業を展開する企業にとって、商標侵害のリスクは常に存在します。特に、競合他社の製品と類似したパッケージデザインを使用することは、企業のブランド価値を損なうだけでなく、法的な問題に直面する可能性があります。Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc.とTynor Drug House, Inc.の事例は、商標侵害とパッケージデザインの類似性に関する重要な教訓を提供します。この事例では、CEEGEEFERとCHERIFERの2つの製品が焦点となり、フィリピン最高裁判所がその類似性を評価しました。企業は、この事例から学び、商標とパッケージデザインの管理において慎重である必要があります。

法的背景

フィリピンでは、商標侵害は知的財産法（Republic Act No. 8293）によって規制されています。この法律は、登録商標の所有者に、第三者がその商標を無断で使用することを防ぐ権利を付与します。商標侵害が成立するためには、以下の3つの要素が必要です：（1）原告が有効な商標を所有していること、（2）原告がその商標の所有者であること、（3）被告がその商標またはその模倣を使用することにより混乱を引き起こす可能性があることです。

「商標」は、企業の商品やサービスを識別するための視覚的なサインであり、単語、名前、シンボル、エンブレム、サイン、デバイス、図面、または図形を含むことができます。商標は、フィリピン知的財産庁（IPO）への登録によって権利が取得されます。登録プロセスでは、商標は審査、公開、そして反対の可能性を経る必要があります。これにより、既存の商標登録者や他の関係者の権利が保護されます。

フィリピンでは、商標侵害の判断に「優勢性テスト」と「全体性テスト」が用いられます。「優勢性テスト」は、競合する商標の主要な特徴が類似しているかどうかを評価し、それが混乱を引き起こす可能性があるかどうかを判断します。一方、「全体性テスト」は、商標全体の類似性を評価します。これらのテストは、商標侵害の可能性を評価するための重要なツールです。

例えば、ある企業が新しい健康食品を発売する際に、既存の有名なブランドと類似した名前やデザインを使用すると、消費者が混乱する可能性があります。この場合、商標侵害のリスクが高まります。

知的財産法の第155条は、商標侵害の具体的な内容を定めています。これには、登録商標の無断使用や模倣が含まれます。第155条の具体的なテキストは以下の通りです：

SECTION 155. Remedies; Infringement. — Any person who shall, without the consent of the owner of the registered mark:

155.1. Use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark or the same container or a dominant feature thereof in connection with the sale, offering for sale, distribution, advertising of any goods or services including other preparatory steps necessary to carry out the sale of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

155.2. Reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark or a dominant feature thereof and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action for infringement by the registrant for the remedies hereinafter set forth: Provided, That the infringement takes place at the moment any of the acts stated in Subsection 155.1 or this subsection are committed regardless of whether there is actual sale of goods or services using the infringing material.

事例分析

この事例では、Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc.（以下「Prosel」）がCEEGEEFERというブランド名を商標として使用し、Tynor Drug House, Inc.（以下「Tynor」）がCHERIFERというブランド名を商標として登録していました。Tynorは、ProselのCEEGEEFERがCHERIFERに類似しているとして商標侵害を訴えました。

Proselは、CEEGEEFERがその前身製品であるSelvon Cの改良版であり、Chlorella Growth Factor（CGF）から音声的に派生したものであると主張しました。一方、Tynorは、CHERIFERが1993年に開発され、その商標は2004年に登録されたと主張しました。Tynorは、CEEGEEFERのパッケージがCHERIFERのパッケージと類似していると主張し、2007年にProselに対して使用停止を求める要求書を送付しました。

Proselは、CEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと主張し、要求書に応じてCEEGEEFERのプロモーションツールを撤回しました。しかし、TynorはProselが即時撤回を行わなかったとして、2008年に商標侵害と著作権侵害の訴訟を提起しました。地方裁判所（RTC）は、2013年にTynorの訴えを棄却し、CEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと判断しました。

しかし、控訴審では、控訴裁判所（CA）が2018年にRTCの決定を覆し、Proselが商標侵害を行ったと判断しました。CAは、CEEGEEFERがCHERIFERの模倣であると認定し、Proselに対して名目損害賠償と弁護士費用の支払いを命じました。また、Proselに対してCEEGEEFERのブランド名の使用を禁止しました。

最高裁判所は、2020年にCAの決定を支持し、CEEGEEFERがCHERIFERの音声的および視覚的な類似性により商標侵害を行ったと判断しました。最高裁判所の重要な推論は以下の通りです：

On the use of the words CHERIFER and CEEGEEFER, this Court subscribes to the CA’s view that both names are confusingly similar in sound and spelling.

As regards the logos used by the parties, the same are strikingly similar.

Given the phonetic and visual similarities between the two products (i.e., how the product names are spelled, the sound of both product names, and the colors and shapes combination of the products’ respective packaging), it is obvious that petitioner attempted to pass CEEGEEFER as a colorable imitation of CHERIFER.

この事例では、商標侵害の判断に影響を与えた以下の手続きステップが重要です：

• ProselがCEEGEEFERの商標登録を申請し、最終的に放棄したこと
• TynorがCHERIFERの商標登録を行い、2004年に登録されたこと
• 地方裁判所がCEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと判断したこと
• 控訴裁判所が商標侵害を認定し、名目損害賠償と弁護士費用の支払いを命じたこと
• 最高裁判所が控訴裁判所の決定を支持し、CEEGEEFERの使用を禁止したこと

実用的な影響

この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標とパッケージデザインの類似性に関するリスクを認識する重要性を強調しています。企業は、新しい製品を発売する前に、競合他社の商標やデザインと類似していないかを確認する必要があります。また、商標登録のプロセスを適切に行い、登録が放棄されないように注意しなければなりません。

企業に対する実用的なアドバイスとして、以下の点を考慮することが推奨されます：

• 新しいブランド名やデザインを導入する前に、知的財産庁のデータベースを検索し、既存の商標と類似していないかを確認する
• 商標登録の申請プロセスを適切に進め、必要な手続きを怠らない
• 競合他社の商標やデザインと類似する可能性がある場合、専門の法律家に相談する

主要な教訓として、企業は商標侵害のリスクを軽減するために、以下のポイントを実行することが重要です：

• 商標登録を適切に行い、登録が有効であることを確認する
• 新しい製品のブランド名やパッケージデザインを導入する前に、競合他社の商標やデザインと類似していないかを確認する
• 商標侵害のリスクがある場合、専門の法律家に相談し、適切な対策を講じる

よくある質問

Q: 商標侵害のリスクを軽減するために企業が取るべきステップは何ですか？

商標侵害のリスクを軽減するために、企業は以下のステップを取るべきです：新しいブランド名やデザインを導入する前に知的財産庁のデータベースを検索し、既存の商標と類似していないかを確認すること、商標登録の申請プロセスを適切に進めること、競合他社の商標やデザインと類似する可能性がある場合に専門の法律家に相談することです。

Q: フィリピンで商標を登録するプロセスはどのように進めますか？

フィリピンで商標を登録するには、フィリピン知的財産庁（IPO）への申請が必要です。申請書には、商標の詳細、使用する商品やサービスのリスト、申請者の情報などが含まれます。申請後、審査、公開、反対の可能性を経て、登録が認められます。

Q: 商標侵害の訴訟を防ぐために企業が取るべき措置は何ですか？

商標侵害の訴訟を防ぐために、企業は商標登録を適切に行い、競合他社の商標やデザインと類似していないことを確認する必要があります。また、商標侵害のリスクがある場合には、専門の法律家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。

Q: フィリピンと日本の商標法の違いは何ですか？

フィリピンと日本の商標法の主な違いとして、登録プロセスや侵害の判断基準があります。フィリピンでは、商標登録が放棄されると再申請が必要ですが、日本では一定期間内に再申請が可能です。また、フィリピンでは「優勢性テスト」と「全体性テスト」が用いられるのに対し、日本では「類似性テスト」が主に用いられます。

Q: フィリピンで商標侵害が発生した場合の法的救済は何ですか？

フィリピンで商標侵害が発生した場合、侵害者に対して名目損害賠償、弁護士費用、そして侵害行為の停止を求めることができます。また、侵害された商標の所有者は、侵害行為の差し止めを求める仮処分を申請することも可能です。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害やパッケージデザインに関する問題について、日本企業が直面する特有の課題に対応するための専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。