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  • 商標法：パリ条約とフィリピンにおける外国商標の保護

    この判決では、フィリピン最高裁判所は、パリ条約に基づき、外国の未登録商標がフィリピン国内で保護されることを確認しました。これは、原産国で商標登録をしている企業が、フィリピンで商標登録をしていなくても、その商標が不正に使用された場合に法的保護を受けられることを意味します。この判決は、フィリピンの知的財産法における重要な前進であり、外国企業がフィリピン市場に参入する際の安心感を高めます。

    商標の起源：フィリピンでの利用前に国外で確立されたブランドは誰に属するのか？

    本件は、フランスの料理学校「ル・コルドン・ブルー」を運営するRenaud Cointreau & Cie（以下、コワントロー）が、フィリピンのEcole De Cuisine Manille（以下、エコール）に対し、商標「LE CORDON BLEU & DEVICE」の登録を求めた訴訟です。エコールは1948年からフィリピンで「LE CORDON BLEU MANILLE」の名称で料理学校を運営しており、コワントローの商標登録に異議を唱えました。知的財産局（IPO）長官はコワントローの登録を認めましたが、控訴院はこれを支持。エコールは最高裁判所に上訴しました。

    本件の核心は、フィリピンの旧商標法（共和国法第166号）の下で、商標の登録を受ける権利が誰にあるのかという点にありました。特に、外国で商標を使用していた者が、フィリピン国内で商標を最初に使い始めた者よりも優先されるかどうか、という点が争点となりました。旧商標法では、商標を登録するためには、その商標の所有者であり、登録申請前にフィリピン国内で少なくとも2か月間、その商標を商業的に使用している必要がありました。

    しかし、最高裁判所は、**パリ条約**の存在に着目しました。フィリピンとフランスは共にパリ条約の締約国であり、この条約は、締約国の国民に対し、自国で登録された商標を他の締約国においても保護する義務を課しています。パリ条約第8条は、「商号は、商標の一部を構成するか否かにかかわらず、登録又は出願の義務なしに、同盟国において保護される」と規定しています。

    ARTICLE 6bis
    (1) 同盟国は、その国の法制が許す限りにおいて職権で、又は利害関係人の請求により、商標であって、登録若しくは使用の国における権限のある当局が当該国において周知のものと認める商標の複製、模倣又は翻訳に当たるものであり、かつ、この条約の特典を享受する権利を有する者の商標であって、同一又は類似の商品について使用されるものと混同を生ずるおそれのあるものについて、登録を拒絶し又は登録を抹消し、及びその使用を禁止することを約定する。この規定は、当該周知商標の主要部分の複製又は当該周知商標と混同を生ずるおそれのある模倣に当たるものについても、適用する。

    最高裁判所は、コワントローが1895年からフランスで「ル・コルドン・ブルー」の商標を使用しており、エコールもその事実を知っていたことを指摘しました。さらに、エコールはフィリピンで商標登録をしておらず、その申請もコワントローの申請後に行われたものでした。これらの事実から、最高裁判所は、エコールが「ル・コルドン・ブルー」の商標を有効に取得したとは言えず、コワントローが正当な所有者であると判断しました。

    本判決は、パリ条約に基づく**外国商標の保護**を明確にした点で重要です。外国企業は、フィリピンで商標登録をしていなくても、パリ条約に基づいて、フィリピン国内での不正な商標使用に対して法的救済を求めることができるようになりました。これは、フィリピンの知的財産法制における重要な進展であり、国際的なビジネス環境において、商標の保護がより強化されることを意味します。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか？ フィリピンで商標を最初に使い始めた者と、外国で長年商標を使用してきた者のうち、どちらが商標登録を受ける権利があるのかという点が争点でした。最高裁判所は、パリ条約に基づき、外国で先に商標を使用していた者を保護しました。
    パリ条約とは何ですか？ パリ条約は、工業所有権の保護に関する国際条約であり、締約国の国民に対し、他の締約国においても自国の知的財産を保護する義務を課しています。フィリピンもパリ条約の締約国です。
    商標登録をしなくても、フィリピンで商標は保護されますか？ 本件の判決により、パリ条約の締約国である国の商標は、フィリピンで登録されていなくても保護される可能性があります。ただし、商標が原産国で登録されていることが条件となります。
    本判決は、外国企業にとってどのような意味がありますか？ 本判決は、外国企業がフィリピン市場に参入する際の安心感を高めます。フィリピンで商標登録をしていなくても、自社の商標が不正に使用された場合に法的保護を受けられる可能性があるからです。
    エコールはなぜ敗訴したのですか？ エコールは、コワントローが「ル・コルドン・ブルー」の商標を長年使用していることを知っていたにもかかわらず、その商標を無断で使用したと判断されたため、敗訴しました。また、エコールはフィリピンで商標登録をしていませんでした。
    本判決は、現在の商標法にも適用されますか？ 本判決は、旧商標法に基づいて判断されましたが、現在の知的財産法（共和国法第8293号）においても、パリ条約に基づく外国商標の保護は維持されています。
    商標の保護は、消費者にどのような利益をもたらしますか？ 商標の保護は、消費者が商品やサービスの出所を明確に識別できるようにし、模倣品や粗悪品から保護します。また、企業がブランド価値を高めるインセンティブを与えることで、品質向上にもつながります。
    本判決の法的根拠は何ですか？ 本判決の法的根拠は、パリ条約と、フィリピンの旧商標法（共和国法第166号）第37条にあります。第37条は、パリ条約に基づく外国人の権利を規定しています。

    本判決は、フィリピンにおける商標法の解釈において重要な役割を果たしています。パリ条約の重要性を再確認し、国際的な商標保護の原則を支持するものです。この判決は、フィリピンの知的財産制度が国際的な基準に合致していることを示し、外国投資家にとって安心材料となるでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law（お問い合わせ）またはfrontdesk@asglawpartners.comまでメールでお気軽にご連絡ください。

    免責事項：この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典：ECOLE DE CUISINE MANILLE VS. RENAUIL COINTREAU & CIE, G.R. No. 185830, 2013年6月5日

  • 国際的に著名な商標の保護：フィリピンにおけるハーバード大学の勝利

    国際的に著名な商標はフィリピンでも保護される：未登録でも使用されていなくても

    G.R. No. 185917, June 01, 2011

    はじめに

    ビジネスの世界において、ブランドは企業の顔であり、顧客との信頼関係を築く上で不可欠な要素です。特に国際的に有名なブランドは、その名声と信頼性から大きな価値を持ちます。しかし、その名声にあやかり、不正に利益を得ようとする者も後を絶ちません。今回の最高裁判所の判決は、国際的に著名な商標を、たとえフィリピンで登録されていなくても、また使用されていなくても保護するという重要な先例となりました。この判決は、知的財産権の保護を強化し、グローバルなブランドビジネスの健全な発展を促進する上で、大きな意義を持つと言えるでしょう。

    本件は、フィリピンの企業フレドコ・マニュファクチャリング・コーポレーション（以下「フレドコ」）が、ハーバード大学（以下「ハーバード」）の登録商標の取消しを求めた事件です。フレドコは、ハーバードの商標登録は無効であると主張しましたが、最高裁判所はフレドコの訴えを退け、ハーバードの商標権を認めました。この判決は、国際的な知名度を持つ商標の保護に関する重要な法的原則を明確化するものです。

    法的背景：パリ条約と著名な商標の保護

    知的財産権、特に商標権は、国によって保護の範囲や要件が異なる場合があります。しかし、国際的な व्यापार取引の円滑化のため、商標の国際的な保護に関する条約が存在します。その代表的なものが、パリ条約（工業所有権の保護に関するパリ条約）です。フィリピンもパリ条約の加盟国であり、条約上の義務を負っています。

    パリ条約第6条の2は、「著名な商標」の保護について規定しています。著名な商標とは、国際的に広く知られている商標のことで、条約加盟国は、自国において未登録であっても、また使用されていなくても、この著名な商標を一定の範囲で保護する義務を負います。この規定の趣旨は、著名な商標の価値を保護し、不正競争を防止することにあります。

    フィリピンの商標法（知的財産法）も、パリ条約第6条の2の趣旨を踏まえ、著名な商標の保護に関する規定を設けています。知的財産法第123条1項e号は、「フィリピンの管轄当局により国際的及びフィリピンにおいて著名であると認められる商標は、フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず」、他者による登録を認めないとしています。これは、著名な商標は、登録や使用の有無にかかわらず、フィリピン国内でも保護されることを明確に定めたものです。

    また、パリ条約第8条は、商号の保護について規定しています。商号とは、企業が自己の営業活動を識別するために使用する名称のことです。パリ条約第8条は、「商号は、商標の一部を構成するか否かを問わず、登録又は出願の義務なしに、すべての同盟国において保護される」としています。これは、商号は、商標のように登録をしなくても、パリ条約加盟国において保護されることを意味します。ハーバード大学の「ハーバード」という名称は、まさにこの商号に該当し、フィリピンにおいても登録なしに保護されるべきものです。

    ケースの概要：フレドコ対ハーバード大学

    事件の発端は、フレドコがフィリピン知的財産庁（IPO）に対し、ハーバード大学が保有する商標登録第56561号の取消しを求めたことでした。この商標は、「ハーバード・ベリタス・シールド・シンボル」というもので、クラス16、18、21、25、28の商品（デカール、トートバッグ、サービングトレイ、スウェットシャツ、Tシャツ、帽子、フライングディスクなど）について登録されていました。フレドコは、自社が「ハーバード」の商標を衣料品に使用しており、ハーバードの商標登録は自社の商標権を侵害するものだと主張しました。

    フレドコの主張に対し、ハーバード大学は、自社が「ハーバード」の名称と商標の正当な所有者であり、世界50カ国以上で登録されていると反論しました。ハーバード大学は、1639年にハーバード大学として設立され、1872年から「ハーバード」の名称を商業的に使用していると主張しました。また、ハーバード大学は、「ハーバード」の名称が世界で最も有名なブランドの一つであり、7億5,000万ドルから10億ドルの価値があると主張しました。

    IPOの法務局は、当初、フレドコの主張を一部認め、クラス25（衣料品）に関するハーバード大学の商標登録を取り消しました。しかし、ハーバード大学がIPO長官に不服申立てを行った結果、IPO長官は法務局の決定を覆し、ハーバード大学の商標権を認めました。フレドコは、このIPO長官の決定を不服として、控訴裁判所に訴えましたが、控訴裁判所もIPO長官の決定を支持し、フレドコの訴えを棄却しました。そして、フレドコは、最高裁判所に上訴したというのが本件の経緯です。

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、フレドコの上訴を棄却しました。最高裁判所は、ハーバード大学の「ハーバード」の名称と商標が、国際的に著名な商標であり、フィリピンにおいても保護されるべきものであると判断しました。また、フレドコが「ハーバード」の商標を使用し、その原産地を「ケンブリッジ、マサチューセッツ州」と表示していることは、ハーバード大学との関係を虚偽に示唆するものであり、不正競争行為に該当すると判断しました。

    最高裁判所の判断：著名な商標の保護と不正競争の禁止

    最高裁判所は、判決の中で、以下の2つの重要な理由からフレドコの訴えを退けるべきであるとしました。

    第一に、フレドコの商標登録は、ハーバード大学との虚偽の関係を示唆するものであり、商標法に違反する。フレドコは、「ハーバード」の商標を使用するだけでなく、「ケンブリッジ、マサチューセッツ州」という原産地表示を付しています。これは、一般の消費者に、フレドコの商品がハーバード大学またはケンブリッジ、マサチューセッツ州と何らかの関係があるかのような誤解を与えるものです。フィリピン旧商標法第4条a号は、「不道徳、欺瞞的若しくはスキャンダラスな態様、又は生存者若しくは死者、機関、信念若しくは国家の象徴を誹謗し若しくは虚偽に関係を示唆し、又はそれらを軽蔑若しくは不名誉にする虞のある事項」からなる商標の登録を禁止しています。フレドコの商標は、まさにこの規定に該当し、登録が認められるべきではありませんでした。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。「フレドコの『ハーバード』の商標と、ケンブリッジ、マサチューセッツ州という原産地表示の使用は、ハーバード大学との虚偽の関係を示唆していることは明らかである。フレドコは、ハーバード大学、またはケンブリッジ、マサチューセッツ州と何らの提携関係も有していない。フレドコまたはその前身であるニューヨーク・ガーメンツは、フレドコの長方形ロゴに示されているように、1936年に設立されたものでも、米国で設立されたものでもない。フレドコは、控訴裁判所またはIPOに対し、なぜ『ハーバード』の商標を、長方形ロゴの中に『ケンブリッジ、マサチューセッツ州』、『1936年設立』、『USA』という言葉とともに使用したのかについて、何の説明もしていない。フレドコは、現在、当裁判所に対し、これらの言葉を『ライフスタイル』を喚起するため、または『望ましい雰囲気』をフレドコの衣料品ラインに示唆するために使用したと主張している。フレドコの遅ればせながらの正当化は、フレドコが自社製品をハーバード大学に関連付け、ハーバード大学の名声と人気に便乗し、ハーバード大学の善意の一部をハーバード大学の同意なしに流用しようとしたことを単に確認するものである。」

    第二に、ハーバード大学の「ハーバード」の名称と商標は、パリ条約によって保護されるべき著名な商標である。フィリピンとアメリカ合衆国は、共にパリ条約の締約国です。パリ条約第6条の2は、著名な商標の保護を義務付けています。ハーバード大学の「ハーバード」の名称と商標は、世界的に著名な商標であり、パリ条約によってフィリピンにおいても保護されるべきです。したがって、フレドコは、ハーバード大学の同意なしに「ハーバード」の商標を使用することはできません。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。「『ハーバード』は、米国だけでなく、国際的にも、そしてフィリピンを含む国際的にも著名な名称と商標であることに疑いの余地はない。商標『ハーバード』は、世界で最も有名な商標の一つとして評価されている。それは、少なくとも50カ国で登録されている。それは、世界中の多数の出版物で広く使用され、宣伝されてきた。ハーバード大学が350年以上前に設立されて以来、世界中で相当な善意を確立してきた。それは、世界有数の教育機関の一つとして国際的に知られている、米国マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード大学の商号および商標として容易に認識できる。したがって、ハーバード大学がフィリピンで商標『ハーバード』の登録を申請する前から、その商標はパリ条約第6条の2および第8条に基づいて既に保護されていた。繰り返すが、パリ条約を適用しなくても、ハーバード大学は、旧商標法第4条a号を援用することができる。同号は、『生存者若しくは死者、機関、信念等を誹謗し若しくは虚偽に関係を示唆する虞のある』商標の登録を禁止している。」

    実務上の示唆：企業が学ぶべき教訓

    本判決は、フィリピンにおける商標権、特に国際的に著名な商標の保護に関する重要な法的原則を明確化しました。企業は、本判決から以下の教訓を学ぶべきでしょう。

    1. 国際的に著名な商標は、フィリピンでも強力に保護される。たとえフィリピンで登録されていなくても、また使用されていなくても、国際的に著名な商標は、パリ条約とフィリピンの知的財産法によって保護されます。他社が著名な商標を無断で使用した場合、商標権者は、差止請求や損害賠償請求などの法的措置を講じることができます。

    2. 著名な商標に便乗する行為は、不正競争行為とみなされる。他社が著名な商標に類似する商標を使用し、著名な商標の顧客吸引力や名声に便乗する行為は、不正競争行為とみなされる可能性があります。特に、著名な商標の原産地を偽って表示する行為は、消費者に誤解を与える可能性が高く、厳しく規制されます。

    3. 商標調査の重要性。自社の商標を出願する際には、事前に十分な商標調査を行い、既存の商標、特に著名な商標との抵触がないかを確認することが重要です。著名な商標に類似する商標を使用した場合、後々、商標権侵害訴訟や商標取消審判などの紛争に巻き込まれるリスクがあります。

    主な教訓

    • 国際的に著名な商標は、フィリピンでも登録や使用の有無にかかわらず保護される。
    • 著名な商標に便乗する行為は、不正競争行為とみなされる。
    • 商標出願前には、十分な商標調査が不可欠である。

    よくある質問（FAQ）

    1. Q: 国際的に著名な商標とは、具体的にどのような商標ですか？
      A: 国際的に著名な商標とは、世界的に広く知られており、高い顧客吸引力を持つ商標のことです。例えば、コカ・コーラ、マクドナルド、ナイキなどの商標が該当します。具体的な判断基準は、商標の周知度、使用期間、広告宣伝活動、市場シェア、登録状況などを総合的に考慮して判断されます。
    2. Q: フィリピンで商標登録していなくても、著名な商標として保護されますか？
      A: はい、保護されます。フィリピンの知的財産法は、パリ条約第6条の2に基づき、国際的に著名な商標を、フィリピン国内での登録や使用の有無にかかわらず保護することを明確に定めています。
    3. Q: 著名な商標に類似する商標を使用した場合、どのようなリスクがありますか？
      A: 著名な商標権者から、商標権侵害訴訟や不正競争行為訴訟を提起される可能性があります。訴訟で敗訴した場合、商標の使用差止、損害賠償、信用回復措置などを命じられることがあります。
    4. Q: 自社の商標が著名商標に該当するかどうか、どのように判断すればよいですか？
      A: 専門家である弁護士や弁理士にご相談いただくことをお勧めします。専門家は、商標の周知度、使用状況、関連市場の状況などを総合的に分析し、著名商標該当性について的確なアドバイスを提供することができます。
    5. Q: パリ条約とはどのような条約ですか？
      A: パリ条約（工業所有権の保護に関するパリ条約）は、工業所有権（特許、実用新案、意匠、商標、商号、原産地表示、不正競争の防止）の国際的な保護に関する条約です。1883年にパリで採択され、多くの国が加盟しています。パリ条約は、内国民待遇の原則、優先権制度、著名商標の保護など、重要な原則を定めています。
    6. Q: 商号も商標登録が必要ですか？
      A: パリ条約第8条により、商号は登録なしに保護されます。しかし、商号を商標としても保護したい場合は、商標登録を行うことも可能です。商標登録を行うことで、より強力な保護を受けることができます。
    7. Q: 今回の判決は、今後の商標実務にどのような影響を与えますか？
      A: 本判決は、フィリピンにおける著名商標の保護を強化する上で、重要な先例となります。今後、フィリピン知的財産庁や裁判所は、本判決の趣旨を踏まえ、著名商標の保護をより積極的に行うことが予想されます。企業は、著名商標の保護の重要性を改めて認識し、自社の商標戦略を見直す必要があるでしょう。

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  • 商標権侵害における使用の重要性：フィリップモリス対フォーチュンタバコ事件

    本判決では、フィリピン最高裁判所は、商標権侵害を主張する外国企業がフィリピン国内で実際に商標を使用していることの重要性を強調しました。商標の登録だけでは侵害訴訟を起こす資格を与えるものの、国内での保護を受けるには、実際に商標を使用していることを証明する必要があることを明確にしました。外国企業がフィリピンで商標権を保護するためには、国内での商標の実際の使用が不可欠です。

    フィリピン国内での使用の有無：商標権侵害訴訟における核心

    フィリップモリス社は、自社の登録商標「MARK VII」、「MARK TEN」、「LARK」が、フォーチュンタバコ社の「MARK」という商標によって侵害されていると主張し、訴訟を提起しました。争点となったのは、フィリップモリス社が商標侵害を主張する上で、フィリピン国内で実際に商標を使用している必要性があるかどうかでした。裁判所は、商標の登録は侵害訴訟を起こす資格を与えるものの、フィリピン国内で商標を保護するためには、実際の使用が不可欠であると判断しました。

    裁判所は、商標法（共和国法律第166号）の第2条および第2-A条に言及し、商標が登録され、所有権が取得されるためには、国内での実際の使用が義務付けられていることを強調しました。外国企業がパリ条約の加盟国であるというだけでは、商標の国内での実際の使用が免除されるわけではありません。パリ条約は、加盟国がそれぞれの国内法に従い、条約の規定を尊重し、工業所有権を保護することを義務付けていますが、保護の範囲はフィリピンの法律によって制限される必要があります。商標の登録は、商標の所有権の推定証拠にはなりますが、商標の不使用の証拠があれば、商標権の所有権の推定は覆されます。

    裁判所は、さらに、商標権侵害訴訟における重要な要素は、混同の可能性であると指摘しました。混同の可能性を判断するために、裁判所は、ドミナンシーテストとホリスティックテストという2つのテストを適用します。ドミナンシーテストは、競合する商標の一般的な特徴の類似性に注目し、混同や欺瞞を引き起こす可能性があるかどうかを判断します。ホリスティックテストは、ラベルやパッケージなど、製品に適用される商標全体を考慮し、混同の類似性を判断します。

    本件において、裁判所は、ホリスティックテストを適用し、両社の商標には十分な相違点があり、購入者が誤認する可能性は低いと判断しました。たとえドミナンシーテストを適用しても、「MARK」という単語が原産地や所有権を明確に示すものではないため、消費者が混同する可能性は低いと考えられます。また、フィリップモリス社が国内で商標を商業的に使用しているという証拠がないため、消費者が同社の製品とフォーチュンタバコ社の製品を混同する余地はありません。

    本判決は、商標権侵害の要件として、商標がフィリピンで実際に商業的に使用され、登録されていること、他者がその商標を販売、販売の申し出、または広告に使用していること、その使用が混同を引き起こす可能性があること、商標が同一または類似の商品に使用されていること、そして商標登録者の同意なしにその行為が行われていることを強調しました。フィリップモリス社は、訴訟を提起する前に、国内での商標の実際の商業的使用を証明できなかったため、侵害訴訟は棄却されました。

    フィリップモリス社は、自社の商標が有名であり、フィリピン国内で善意を獲得しているため、国内での実際の使用がなくても保護されるべきであると主張しましたが、裁判所は、そのような主張を支持する証拠がないと判断しました。フィリップモリス社は、自社の製品が国内で広く知られていることを示す具体的な証拠を提示できませんでした。その結果、同社の訴訟は棄却され、商標権侵害における使用の重要性が改めて確認されました。

    FAQ

    この訴訟の主な争点は何でしたか？ この訴訟の主な争点は、フィリップモリス社が商標侵害を主張する上で、フィリピン国内で実際に商標を使用している必要性があるかどうかでした。裁判所は、商標の登録は侵害訴訟を起こす資格を与えるものの、国内で保護を受けるためには、実際の使用が不可欠であると判断しました。
    裁判所はどのようなテストを使用して混同の可能性を判断しましたか？ 裁判所は、ドミナンシーテストとホリスティックテストという2つのテストを使用して混同の可能性を判断しました。ドミナンシーテストは、商標の一般的な特徴の類似性に注目し、ホリスティックテストは、ラベルやパッケージなど、商標全体を考慮します。
    フィリップモリス社が国内で商標を商業的に使用しているという証拠はありましたか？ いいえ、フィリップモリス社が国内で商標を商業的に使用しているという証拠はありませんでした。同社は、国内で事業を行っていないことを認めていました。
    パリ条約は、商標権の保護にどのように関連していますか？ パリ条約は、加盟国がそれぞれの国内法に従い、条約の規定を尊重し、工業所有権を保護することを義務付けていますが、保護の範囲は国内法によって制限されます。
    本判決は、商標権侵害訴訟にどのような影響を与えますか？ 本判決は、商標権侵害訴訟において、国内での商標の実際の使用が不可欠であることを明確にしました。商標の登録だけでは、国内での保護を受けることはできません。
    外国企業がフィリピンで商標権を保護するためには、どのような対策を講じる必要がありますか？ 外国企業がフィリピンで商標権を保護するためには、国内で実際に商標を使用する必要があります。また、国内での販売や広告を通じて、商標の認知度を高めることも重要です。
    裁判所はフィリップモリス社の主張を認めましたか？ いいえ、裁判所はフィリップモリス社の主張を認めませんでした。同社は、国内での商標の実際の商業的使用を証明できなかったため、侵害訴訟は棄却されました。
    なぜ本件においてIPコードとTRIPS協定が適用されなかったのですか？ 訴訟は1982年に提起され、IPコードとTRIPS協定の発効前に審理されていたため、これらの協定は遡及的に適用されませんでした。

    本判決は、商標権侵害を主張する外国企業がフィリピン国内で実際に商標を使用していることの重要性を強調し、フィリピンでの商標保護に関する明確な指針を提供しました。商標所有者は、本判決を参考に、自社の商標権が適切に保護されるよう努める必要があります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: PHILIP MORRIS VS FORTUNE TOBACCO CORP., G.R. NO. 158589, June 27, 2006

  • 外国企業による不正競争訴訟: 特許法上の保護要件と訴訟能力

    本判決は、フィリピン国内で事業を展開していない外国企業が、不正競争訴訟を提起できるかどうかという問題を扱っています。最高裁判所は、不正競争は国家に対する犯罪であり、訴訟は国が主体となって行うべきであると判断しました。これにより、外国企業が商標権を侵害された場合でも、刑事訴訟を通じて保護を求める道が開かれました。本判決は、知的財産権の保護を強化し、外国企業がフィリピンで公正な競争を確保する上で重要な役割を果たします。

    NBA商標侵害事件：外国企業はフィリピンで不正競争を訴えられるか？

    本件は、NBAプロパティーズ・インクが、フィリピンの企業であるサソト夫妻を、NBAの商標を不正に使用したとして不正競争で訴えた事件です。サソト夫妻は、NBAプロパティーズ・インクがフィリピンで事業を展開していないため、訴訟能力がないと主張しました。地方裁判所と控訴院は、サソト夫妻の主張を退けましたが、最高裁判所は、この問題をさらに詳細に検討しました。本件の核心は、外国企業がフィリピンの法律に基づいて、不正競争に対する保護を求めることができるかどうかにあります。

    裁判所は、まず、控訴院が訴えを却下する決定を下したことの当否について検討しました。通常、訴えを却下する申し立てが拒否された場合、適切な手続きは、裁判を進め、裁判で特別な抗弁を繰り返すことです。しかし、本件では、訴えを却下する理由がないことが明らかであったため、裁判所は、この問題を詳細に検討することにしました。不正競争は、改正刑法第189条で定められた公的な犯罪です。これは、本質的に国家に対する行為であり、国が当事者として訴訟を行う必要があります。

    この原則に基づいて、NBAプロパティーズ・インクの訴訟能力は、本件では重要ではありません。裁判所は、過去の判例であるラ・シュミーズ・ラコステ事件を引用し、刑事訴訟においては、原告の訴訟能力は重要ではないと述べています。この事件では、外国企業が商標権侵害または不正競争訴訟を維持する権利を支持することは、フィリピンが締約国である産業財産保護に関するパリ条約に基づく義務を履行することであると述べられました。本件でも、外国企業の権利を保護することは、フィリピンの国際的な義務を果たす上で重要です。

    サソト夫妻は、NBAプロパティーズ・インクがフィリピンで特許を取得していないため、保護を受ける資格がないと主張しました。彼らはまた、自分たちのデザインはオリジナルであり、NBAのロゴやデザインを使用していないため、不正競争に当たらないと主張しました。しかし、裁判所は、これらの主張は弁護の根拠となり得るものであり、裁判で検討されるべきであると判断しました。これらの問題は、事実の認定と証拠の評価を必要とし、裁判での詳細な検討を通じてのみ解決できます。したがって、サソト夫妻の主張は、訴えを却下する理由にはなりません。

    さらに、検察官が提出した情報に基づいて、裁判所は、訴えを維持する十分な根拠があると判断しました。検察官は、NBIの報告書、法律事務所からの手紙、およびPinkerton Consulting Servicesの共同宣誓供述書など、複数の証拠に基づいて訴えを提起しました。これらの証拠は、サソト夫妻がNBAの商標を不正に使用して衣料品を製造・販売していたことを示唆しています。検察官の判断には、明白な誤りや裁量権の濫用は見られませんでした。そのため、裁判所は検察官の判断を尊重すべきです。これらの理由から、最高裁判所は、サソト夫妻の訴えを退け、事件を地方裁判所に差し戻して、裁判を継続するように命じました。

    このように、外国企業がフィリピンで商標権を侵害された場合でも、刑事訴訟を通じて保護を求めることができることが明確になりました。この判決は、フィリピンにおける知的財産権の保護を強化し、外国企業が公正な競争を確保する上で重要な役割を果たします。今後は、本判決を踏まえて、知的財産権の侵害に対する取締りがより一層強化されることが期待されます。

    FAQs

    本件の核心的な問題は何でしたか？ 本件では、フィリピンで事業を展開していない外国企業が、不正競争で訴訟を提起できるかどうかが争点となりました。最高裁判所は、不正競争が国家に対する犯罪であり、国が主体となって訴訟を行うべきであると判断しました。
    NBAプロパティーズ・インクは、なぜサソト夫妻を訴えたのですか？ NBAプロパティーズ・インクは、サソト夫妻がNBAの商標を不正に使用した衣料品を製造・販売していたとして、不正競争で訴えました。これは、改正刑法第189条に違反する行為です。
    サソト夫妻は、どのような主張をしたのですか？ サソト夫妻は、NBAプロパティーズ・インクがフィリピンで事業を展開していないため、訴訟能力がないと主張しました。また、自分たちのデザインはオリジナルであり、NBAのロゴやデザインを使用していないため、不正競争に当たらないと主張しました。
    裁判所は、サソト夫妻の主張をどのように判断しましたか？ 裁判所は、NBAプロパティーズ・インクの訴訟能力は本件では重要ではなく、サソト夫妻の主張は弁護の根拠となり得るものであり、裁判で検討されるべきであると判断しました。
    不正競争は、どのような犯罪ですか？ 不正競争は、改正刑法第189条で定められた公的な犯罪です。これは、本質的に国家に対する行為であり、国が当事者として訴訟を行う必要があります。
    本判決は、外国企業にどのような影響を与えますか？ 本判決により、外国企業がフィリピンで商標権を侵害された場合でも、刑事訴訟を通じて保護を求めることができるようになりました。これは、フィリピンにおける知的財産権の保護を強化し、外国企業が公正な競争を確保する上で重要な役割を果たします。
    本判決は、知的財産権の保護にどのように貢献しますか？ 本判決は、外国企業の知的財産権を保護するための法的根拠を明確にし、知的財産権の侵害に対する取締りを強化することを促進します。
    本判決は、パリ条約とどのように関連していますか？ 本判決は、外国企業の権利を保護することは、フィリピンが締約国である産業財産保護に関するパリ条約に基づく義務を履行することであると述べています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、contact または電子メール frontdesk@asglawpartners.com を通じてASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項：この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典：Short Title, G.R No., DATE

  • 商標侵害における商品類似性の判断：異種商品間の混同可能性と取引の実情

    最高裁判所は、商標権侵害訴訟において、類似する商標が異なる商品に使用されている場合、商品の類似性だけでなく、消費者の混同可能性や取引の実情を総合的に考慮する必要があると判示しました。この判決は、単に商品分類が異なるからといって商標権侵害を否定するのではなく、実際の取引における消費者の認識や商品の流通経路などを考慮し、より現実に即した判断を求めるものです。

    「ガロ」の攻防：ワインとタバコ、商標は誰のもの？

    本件は、ワインの商標「GALLO」を持つE. & J. Gallo Wineryが、タバコ製品に「GALLO」の商標を使用するMighty Corporationに対し、商標権侵害および不正競争行為を主張した訴訟です。Gallo Wineryは、自社のワインがフィリピンで広く知られており、「GALLO」の商標が消費者に混同を生じさせると主張しました。しかし、Mighty Corporationは、ワインとタバコは異なる商品であり、消費者が混同する可能性は低いと反論しました。裁判所は、この訴訟において、商標権侵害の成立要件や商品の類似性について詳細な検討を行いました。

    裁判所はまず、知的財産法ではなく、パリ条約および商標法（RA 166）が本件に適用されるべきであると判断しました。知的財産法は、訴訟提起後に施行されたものであり、遡及適用は原則として認められないからです。次に、商標侵害と不正競争の違いについて確認しました。商標侵害は、登録商標の無断使用であり、不正競争は、自己の商品を他人の商品であるかのように装う行為を指します。商標侵害には不正な意図は不要ですが、不正競争には不正な意図が必要です。そして、商標侵害の成立には、商標登録が前提となります。

    商標侵害の要件として、パリ条約では、①混同を生じさせる可能性のある商標の使用、②登録国で周知されている商標であること、③同一または類似の商品に使用されること、が挙げられます。一方、商標法では、①フィリピンで実際に使用され登録された商標、②混同を生じさせる可能性のある使用、③同一または類似の商品に使用されること、④商標権者の承諾がないこと、が要件となります。これらの要件を総合的に判断し、裁判所は、Mighty Corporationの行為が商標権侵害に該当するか否かを検討しました。

    裁判所は、Gallo Wineryのワイン商標がフィリピンで登録されているものの、実際に販売されたのはMighty Corporationがタバコ製品を販売開始した後であると指摘しました。また、商標法では、商標の登録だけでなく、実際の商業的使用が重視されると強調しました。さらに、Gallo Wineryの商標登録はワインのみに限定されており、タバコ製品には及ばないと判断しました。裁判所は、これらの要素を考慮し、Mighty Corporationのタバコ製品への「GALLO」の使用は、消費者に混同を生じさせる可能性は低いと結論付けました。

    ワインとタバコは、商品の性質、価格帯、販売経路などが大きく異なり、関連性の低い商品です。裁判所は、これらの違いを考慮し、消費者が両者を同一の製造元から販売されていると誤認する可能性は低いと判断しました。また、Mighty Corporationがタバコ製品に「GALLO」の商標を使用したことに悪意や不正な意図は認められず、Gallo Wineryの営業上の信用を不当に利用しようとした事実は認められませんでした。以上の理由から、裁判所は、Mighty Corporationの商標使用は商標権侵害および不正競争行為に該当しないと判断しました。

    この判決は、商標権侵害の判断において、単なる商標の類似性だけでなく、消費者の混同可能性や取引の実情を重視する姿勢を示しています。商標権者は、自社の商標が類似する商標によって侵害されていると主張する場合、商品の類似性だけでなく、消費者が混同する可能性や、その結果として損害が発生する可能性を具体的に立証する必要があります。この判決は、商標権の保護と自由な競争のバランスを図る上で重要な意味を持つ判例と言えるでしょう。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか？ ワインの商標権者が、タバコ製品に類似の商標を使用する企業に対し、商標権侵害および不正競争行為を主張した訴訟において、商標権侵害が成立するか否かが争点となりました。特に、異種商品間における消費者の混同可能性が重要な判断要素となりました。
    裁判所はどのような法律を適用しましたか？ 裁判所は、訴訟提起時に有効であったパリ条約および商標法（RA 166）を適用しました。訴訟提起後に施行された知的財産法は遡及適用されませんでした。
    商標侵害の成立要件は何ですか？ 商標侵害の成立には、①商標の登録および使用、②類似または同一の商品への商標使用、③消費者の混同可能性、④商標権者の承諾がないこと、が必要です。
    ワインとタバコは類似商品とみなされましたか？ 裁判所は、ワインとタバコは商品の性質、価格帯、販売経路などが大きく異なり、関連性の低い商品であると判断しました。
    消費者の混同可能性はどのように判断されましたか？ 裁判所は、ワインとタバコは異なる商品であり、Mighty Corporationの商標使用に悪意や不正な意図は認められないことから、消費者が混同する可能性は低いと判断しました。
    本判決の重要なポイントは何ですか？ 本判決は、商標権侵害の判断において、商品の類似性だけでなく、消費者の混同可能性や取引の実情を重視する姿勢を示しています。
    本判決は商標権者にどのような影響を与えますか？ 商標権者は、自社の商標が侵害されていると主張する場合、商品の類似性だけでなく、消費者が混同する可能性や、その結果として損害が発生する可能性を具体的に立証する必要があります。
    不正競争行為とは何ですか？ 不正競争行為とは、自己の商品を他人の商品であるかのように装う行為であり、不正な意図が必要です。

    本判決は、商標権侵害の判断において、消費者の混同可能性や取引の実情を重視する姿勢を示した重要な判例です。商標権者は、自社の商標を保護するために、これらの要素を十分に考慮する必要があります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: MIGHTY CORPORATION VS. E. & J. GALLO WINERY, G.R No. 154342, July 14, 2004

  • 商標の混同類似性：日本の知的財産権保護における判断基準

    最高裁判所は、類似の商標が消費者に誤解を与える可能性がある場合、商標登録の取り消しを認める判決を下しました。この判決は、知的財産権の保護を強化し、類似商標による市場の混乱を防ぐための重要な一歩となります。特に、自社製品のブランドを確立しようとしている企業にとって、類似商標の存在はブランドイメージを損ない、売上げ減少につながる可能性があります。そのため、商標登録の際には、既存の商標との類似性を十分に調査し、消費者が混同しないように注意する必要があります。

    「ゴールド」の名のもとに：類似商標は市場を混乱させるのか？

    本件は、アミーゴ・マニュファクチャリング社（以下「アミーゴ社」）が、クルエット・ピーボディ社（以下「クルエット社」）の商標権を侵害しているかどうかが争われた事例です。クルエット社は、「GOLD TOE」という靴下ブランドで、商標とデザインを登録していました。一方、アミーゴ社は「GOLD TOP」という類似の商標を使用して靴下を製造・販売していました。クルエット社は、アミーゴ社の商標が自社の商標と混同される可能性があるとして、アミーゴ社の商標登録の取り消しを求めました。特許庁はクルエット社の訴えを認め、アミーゴ社の商標登録を取り消しました。アミーゴ社はこれを不服として控訴しましたが、控訴裁判所も特許庁の判断を支持しました。最高裁判所は、アミーゴ社の上訴を棄却し、控訴裁判所の判決を支持しました。

    最高裁判所は、二つの商標が類似しているかどうかを判断する際に、全体的な印象を考慮する必要があると指摘しました。裁判所は、**「ドミナンス・テスト」**と**「ホリスティック・テスト」**という二つの基準を用いて類似性を判断しました。ドミナンス・テストは、商標の主要な特徴が類似しているかどうかを判断するもので、ホリスティック・テストは、商標全体の外観、音、意味などを総合的に考慮して判断するものです。本件では、両方のテストの結果、アミーゴ社の商標はクルエット社の商標と混同される可能性が高いと判断されました。

    「商標の類似性を判断する際には、支配的な特徴の類似性に焦点を当てるドミナンス・テストと、商標全体を考慮するホリスティック・テストという二つのテストが存在します。」

    最高裁判所は、特許庁の判断を尊重し、その専門知識に基づいて下された判断を覆すことはないと述べました。裁判所は、行政機関の専門的な判断は尊重されるべきであり、その判断が**「実質的な証拠」**によって支持されている限り、裁判所はその判断を尊重すべきであるとしました。また、裁判所は、フィリピンが**パリ条約**の加盟国であることを強調しました。パリ条約は、工業所有権の保護に関する国際条約であり、加盟国の国民は、他の加盟国においても自国の国民と同様の保護を受けることができます。したがって、米国に拠点を置くクルエット社は、フィリピンにおいてもその商標権を保護される権利を有していました。

    さらに、最高裁判所は、アミーゴ社が自社の商標を補助登録簿にのみ登録していたことを指摘しました。補助登録簿に登録された商標は、その商標の所有権を主張するための**「prima facie（一応の証拠）」**とはなりません。したがって、アミーゴ社は、自社の商標がクルエット社の商標よりも先に商業で使用されていたことを証明する十分な証拠を提示する必要がありました。しかし、アミーゴ社はこれを立証することができませんでした。一方、クルエット社は、自社の商標が先に商業で使用されていたことを証明する証拠を提示しました。具体的には、特許庁への登録情報などを示しました。これらの証拠に基づき、裁判所は、クルエット社が先に商標を使用していたと判断しました。

    この判決は、商標権の保護における重要な先例となります。商標権者は、自社の商標が他社によって侵害された場合、積極的に法的措置を講じる必要があります。また、企業は、商標登録を行う際に、既存の商標との類似性を十分に調査し、消費者が混同しないように注意する必要があります。商標権侵害訴訟では、**商標の類似性**、**消費者の混同の可能性**、**商標の著名性**などが重要な争点となります。これらの要素を総合的に考慮して、商標権侵害の有無が判断されます。本件では、これらの要素がすべてクルエット社に有利に働いたため、アミーゴ社の商標登録は取り消されることとなりました。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか？ 主要な争点は、アミーゴ社の商標「GOLD TOP」が、クルエット社の商標「GOLD TOE」と混同されるほど類似しているかどうかでした。裁判所は、両者の商標が類似しており、消費者が混同する可能性があると判断しました。
    ドミナンス・テストとホリスティック・テストとは何ですか？ ドミナンス・テストは、商標の主要な特徴が類似しているかどうかを判断するものです。ホリスティック・テストは、商標全体の外観、音、意味などを総合的に考慮して判断するものです。
    補助登録簿に登録された商標は、どのような保護を受けられますか？ 補助登録簿に登録された商標は、その商標の所有権を主張するための「prima facie（一応の証拠）」とはなりません。したがって、補助登録簿に登録された商標の所有者は、自社の商標が先に商業で使用されていたことを証明する十分な証拠を提示する必要があります。
    パリ条約は、この訴訟にどのように影響しましたか？ パリ条約は、工業所有権の保護に関する国際条約であり、加盟国の国民は、他の加盟国においても自国の国民と同様の保護を受けることができます。米国に拠点を置くクルエット社は、パリ条約に基づいて、フィリピンにおいてもその商標権を保護される権利を有していました。
    なぜ裁判所は特許庁の判断を尊重したのですか？ 裁判所は、特許庁が商標に関する専門知識を有しており、その判断が「実質的な証拠」によって支持されているため、その判断を尊重しました。
    商標権侵害訴訟で重要な争点は何ですか？ 商標権侵害訴訟では、商標の類似性、消費者の混同の可能性、商標の著名性などが重要な争点となります。これらの要素を総合的に考慮して、商標権侵害の有無が判断されます。
    この判決の企業への影響は何ですか？ この判決は、企業が商標登録を行う際に、既存の商標との類似性を十分に調査し、消費者が混同しないように注意する必要があることを示唆しています。また、商標権者は、自社の商標が他社によって侵害された場合、積極的に法的措置を講じる必要があります。
    商標登録を取り消されたアミーゴ社はどうなりますか？ アミーゴ社は、「GOLD TOP」の商標を使用できなくなり、同様の商標での靴下販売は違法となります。新たに別の商標を登録し、再出発を図る必要があります。
    この事例から得られる教訓は何ですか？ 他社の登録商標に類似する商標を使用することは、法的なリスクを伴うため、商標調査は不可欠です。商標権を侵害すると判断された場合、損害賠償責任を負う可能性もあります。

    この判決は、知的財産権の重要性を改めて認識させ、企業が自社の商標を適切に保護するための指針となるでしょう。今後、商標権侵害に関する訴訟は増加すると予想され、企業はより一層、商標管理に力を入れる必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項：この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典：Amigo Manufacturing, Inc. v. Cluett Peabody Co., Inc., G.R. No. 139300, 2001年3月14日

  • フィリピン商標法：類似しない商品における「CANON」商標登録の可否 – キャノン vs. NSRゴム事件

    異なる商品カテゴリにおける商標権：類似しない商品への拡張は認められるか？

    G.R. No. 120900, July 20, 2000

    はじめに

    ビジネスにおいて、ブランド名は企業の顔であり、顧客との信頼関係を築く上で不可欠です。しかし、自社のブランド名が他社によって類似商品に使用された場合、混乱が生じ、長年培ってきたブランド価値を毀損する可能性があります。今回の最高裁判決、キャノン株式会社 vs. NSRゴム社事件は、まさにそのような商標権侵害の可能性に関する重要な判断を示しました。特に、異なる商品カテゴリにおける商標の保護範囲、そしてパリ条約の適用について、実務上の指針となる内容を含んでいます。本稿では、この判決を詳細に分析し、企業が自社の商標を保護するために留意すべき点、そして万が一紛争に巻き込まれた際の対応について、わかりやすく解説します。

    法的背景：商標法と混同の可能性

    フィリピンの商標法（共和国法律第166号）は、商標を「製造業者または商人が自己の商品を識別し、他者が製造、販売、または取引する商品と区別するために採用および使用する、あらゆる単語、名称、記号、紋章、標識、またはデバイス、またはそれらの組み合わせ」と定義しています。重要なのは、商標権は登録された商品または役務の範囲内で独占的に使用できる権利であり、類似する商品や役務への使用を排除することで、消費者の混同を防ぐことを目的としています。

    本件で争点となった「混同の可能性」とは、消費者が商品の出所を誤認する恐れがあるかどうかを判断する基準です。最高裁判所は、過去の判例（Esso Standard Eastern, Inc. vs. Court of Appeals事件など）において、商品が類似しているか、同一の販売経路を辿るか、消費者の層が重なるかなどを総合的に考慮して判断するべきであるとの立場を示しています。重要な条文として、商標法第22条は「登録商標と混同を生じさせる可能性のある標章の使用は違法とする」と規定しており、この規定が本件の判断にも大きく影響しています。

    また、本件ではパリ条約も重要な法的根拠として議論されました。パリ条約は、工業所有権の保護に関する国際条約であり、商標権を含む知的財産権の国際的な保護を目的としています。特に、第8条は「商号は、商標の一部を構成するか否かにかかわらず、登録または出願の義務なしに、同盟国において保護される」と規定しており、キャノン株式会社は、自社の商号がパリ条約によって保護されるべきであると主張しました。

    事件の経緯：BPTTT、控訴院、そして最高裁へ

    事件は、NSRゴム社がサンダル用商標「CANON」の登録を出願したことから始まりました。これに対し、キャノン株式会社は、自社が既に化学製品、塗料、トナーなどの分野で「CANON」商標を登録しており、サンダルへの使用は混同を招くとして異議を申し立てました。

    特許・商標・技術移転局（BPTTT）は、NSRゴム社が答弁書を提出しなかったため、同社を欠席裁判とし、キャノン株式会社の証拠を一方的に審理しました。キャノン株式会社は、自社の商標登録証（化学製品等）を提出しましたが、BPTTTは、両社の商品が非類似であるとして、NSRゴム社の登録を認める決定を下しました。

    キャノン株式会社は、この決定を不服として控訴院に控訴しましたが、控訴院もBPTTTの決定を支持しました。控訴院は、「キャノン株式会社がサンダル事業に進出する意向を示していないこと、そして登録されている商品（化学製品等）とサンダルは明らかに異なること」を理由に、混同の可能性は低いと判断しました。

    最終的に、キャノン株式会社は最高裁判所に上告しました。最高裁における主な争点は以下の点でした。

    • キャノン株式会社は、「CANON」商標をサンダルを含む履物にも使用する権利を有するか。
    • NSRゴム社によるサンダルへの「CANON」商標登録は、キャノン株式会社の事業拡張を妨げるか。
    • NSRゴム社による「CANON」商標登録は、消費者の混同を招くか。
    • キャノン株式会社の商号は、パリ条約によって保護されるべきか。

    最高裁は、これらの争点について詳細な検討を行い、最終的にキャノン株式会社の上告を棄却し、NSRゴム社の商標登録を認める判断を下しました。

    最高裁判所の判断：商品非類似とパリ条約

    最高裁判所は、まず、両社の商品が「非類似」であることを重視しました。判決では、次のように述べられています。「 petitioner’s certificates of registration for the trademark CANON in other countries and in the Philippines as presented by petitioner, clearly showed that said certificates of registration cover goods belonging to class 2 (paints, chemical products, toner, dyestuff). On this basis, the BPTTT correctly ruled that since the certificate of registration of petitioner for the trademark CANON covers class 2 (paints, chemical products, toner, dyestuff), private respondent can use the trademark CANON for its goods classified as class 25 (sandals). Clearly, there is a world of difference between the paints, chemical products, toner, and dyestuff of petitioner and the sandals of private respondent.」

    つまり、キャノン株式会社の商標登録は化学製品等に限られており、サンダルは異なる商品カテゴリ（第25類）に属するため、NSRゴム社がサンダルに「CANON」商標を使用しても、商標権侵害には当たらないと判断されました。また、最高裁は、キャノン株式会社がサンダル事業への進出を具体的に計画している証拠がないことも指摘し、「 The herein petitioner has not made known that it intends to venture into the business of producing sandals.」と述べて、事業の自然な拡張を妨げるという主張も退けました。

    パリ条約に基づく商号保護の主張についても、最高裁は、Kabushi Kaisha Isetan vs. Intermediate Appellate Court事件の判例を引用し、「パリ条約は、ある国で使用されている商号が、条約締約国の全てにおいて自動的に保護されるわけではない」との解釈を示しました。そして、キャノン株式会社の商標がフィリピン国内で周知されているとしても、商品の非類似性から混同の可能性は低いと判断し、パリ条約に基づく保護も認めませんでした。

    実務上の教訓：商標戦略と事業展開

    本判決から得られる最も重要な教訓は、商標権の範囲は登録された商品または役務に限定されるということです。企業は、将来的に事業展開を検討している商品カテゴリについても、積極的に商標登録を行うべきです。特に、多角的な事業展開を視野に入れている企業にとっては、幅広い商品カテゴリでの商標登録が不可欠となります。

    また、本判決は、商標権侵害の判断において、商品の類似性、販売経路、消費者の層などが総合的に考慮されることを改めて示しました。企業は、他社の商標を使用する際には、自社の商品との類似性、混同の可能性を慎重に検討する必要があります。特に、著名な商標と同一または類似の商標を使用する場合には、法的リスクを十分に認識しておくべきでしょう。

    さらに、パリ条約に基づく商号保護は、必ずしも自動的に認められるわけではないという点も重要です。商号を保護するためには、商標登録に加えて、積極的な権利行使や周知活動を行うことが求められます。特に、海外展開を視野に入れている企業にとっては、各国での商標登録と商号保護戦略が不可欠となります。

    主な教訓

    • 商標権の範囲は登録された商品・役務に限定される。
    • 将来の事業展開を見据え、関連する商品カテゴリの商標登録を検討する。
    • 他社商標の使用には混同の可能性を慎重に検討する。
    • パリ条約に基づく商号保護は自動的ではない。
    • 海外展開を見据えた商標・商号戦略を策定する。

    よくある質問（FAQ）

    Q1: 自分の会社の商品と類似しない商品に、他社が同じ商標を使用している場合、商標権侵害を主張できますか？

    A1: いいえ、原則として主張できません。商標権は登録された商品・役務の範囲内で有効であり、非類似の商品への使用を排除することはできません。ただし、著名な商標の場合や、将来の事業拡張を阻害するような場合には、例外的に保護が認められる可能性もあります。

    Q2: 海外で有名な商標を、フィリピンで登録していなくても保護されますか？

    A2: パリ条約に基づき、一定の保護が認められる可能性がありますが、自動的に保護されるわけではありません。フィリピン国内での周知度や、商品の類似性などが考慮されます。より確実な保護のためには、フィリピンでの商標登録をお勧めします。

    Q3: 商標登録出願中に、他社が類似商標を使用していることを発見した場合、どうすればよいですか？

    A3: 直ちに専門家（弁護士、弁理士）に相談し、警告書を送付するなどの法的措置を検討してください。また、出願中の商標が登録された後、遡って損害賠償請求を行うことも可能です。

    Q4: 自社の商標を保護するために、具体的に何をすべきですか？

    A4: まず、事業展開する全ての商品・役務について商標登録を行うことが重要です。また、定期的に商標調査を行い、他社による類似商標の使用を監視し、必要に応じて異議申立や警告書送付などの措置を講じる必要があります。

    Q5: 商標紛争に巻き込まれてしまった場合、どのように対応すればよいですか？

    A5: 商標紛争は専門的な知識と経験が不可欠です。早急に知的財産権に強い弁護士にご相談ください。ASG Lawは、商標紛争に関する豊富な経験と実績を有しており、お客様の権利保護を全力でサポートいたします。

    ASG Lawからのご案内

    本稿で解説した商標権に関する問題は、企業経営において非常に重要でありながら、複雑で専門的な知識が求められます。ASG Lawは、フィリピンにおける知的財産権法務のエキスパートとして、お客様の商標戦略策定から紛争解決まで、幅広いリーガルサービスを提供しております。商標に関するお悩み、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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    Source: Supreme Court E-Library
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  • 商標登録紛争における既判力：新たな訴訟原因とパリ条約の重要性

    商標登録紛争における既判力：新たな訴訟原因とパリ条約の重要性

    G.R. No. 114508, 1999年11月19日

    知的財産権、特に商標権は、グローバル経済においてますます重要性を増しています。企業がブランドを構築し、市場での競争優位性を確立するためには、商標の保護が不可欠です。しかし、商標登録を巡る紛争は複雑であり、過去の判決がその後の訴訟にどのような影響を与えるのか、また、国際条約がどのように関与するのかを理解することは非常に重要です。

    本稿では、フィリピン最高裁判所の判決、Pribhdas J. Mirpuri v. Court of Appeals事件を詳細に分析し、商標登録紛争における既判力の原則と、パリ条約のような国際条約の役割について解説します。この判決は、過去の商標紛争における判決が、新たな事実や法的根拠に基づいて提起された後の訴訟に必ずしも既判力を持たない場合があることを明確にしました。特に、国際的に著名な商標の保護という観点から、パリ条約の重要性を強調しています。

    既判力と商標紛争：原則と例外

    既判力とは、確定判決が同一当事者間の後の訴訟において、その判断内容が蒸し返されることを防ぐ法的な効力です。これにより、訴訟の反復を防ぎ、法的安定性を確保することができます。しかし、商標登録紛争においては、常に既判力が適用されるわけではありません。特に、後の訴訟において新たな訴訟原因や事実関係が提示された場合、既判力が制限されることがあります。

    フィリピンの民事訴訟規則では、既判力が成立するための要件として、以下の4つを定めています。

    1. 前訴判決が確定していること
    2. 前訴判決が本案判決であること
    3. 前訴判決が管轄裁判所によって下されたものであること
    4. 前訴と後訴で、当事者、訴訟物、訴訟原因が同一であること

    これらの要件が全て満たされた場合に、既判力が認められ、後の訴訟は却下されることになります。

    しかし、重要なのは、訴訟原因の同一性です。訴訟原因は、権利侵害の事実と、それを根拠とする法的請求権を指します。商標登録紛争においては、類似商標の使用による混同の危険性や、商標の先使用権などが訴訟原因となり得ます。そして、後の訴訟において、新たな訴訟原因、例えば、国際条約に基づく権利や、以前の訴訟時には存在しなかった事実関係が主張された場合、訴訟原因の同一性が否定され、既判力が適用されない可能性があります。

    事件の背景：2つの商標異議申立事件

    本件は、商標「BARBIZON」の登録を巡る2つの異議申立事件が中心となっています。原告であるPribhdas J. Mirpuri氏は、前身であるLolita Escobar氏から商標権を譲り受け、ブラジャーや女性下着に「BARBIZON」商標を使用していました。一方、被告であるBarbizon Corporationは、アメリカ合衆国に拠点を置く企業であり、世界的に「BARBIZON」商標を衣料品に使用していると主張しました。

    最初の異議申立事件（IPC No. 686）は、1970年にBarbizon CorporationがMirpuri氏の前身であるEscobar氏の商標登録申請に対して提起しました。しかし、特許局長はBarbizon Corporationの異議を認めず、Escobar氏の商標登録を認めました。Barbizon Corporationは証拠を提出せず、主張も不明確であったため、特許局長はBarbizon Corporationが損害を被る可能性を証明できなかったと判断しました。この判決は確定し、Escobar氏に商標登録証が発行されました。

    しかし、その後、Escobar氏が商標使用宣誓書を提出しなかったため、商標登録は取り消されました。1981年、Escobar氏は再度商標登録を申請し、Mirpuri氏も自身の名義で同様の商標登録を申請しました。これに対し、Barbizon Corporationは再度異議申立事件（IPC No. 2049）を提起しました。この2回目の異議申立において、Barbizon Corporationは、パリ条約に基づく国際的に著名な商標としての保護を主張し、以前の訴訟とは異なる新たな訴訟原因を提示しました。

    最高裁判所の判断：既判力の不適用とパリ条約の重視

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、2回目の異議申立事件（IPC No. 2049）において、最初の異議申立事件（IPC No. 686）の判決が既判力を持たないと判断しました。最高裁判所は、以下の点を理由としています。

    • **訴訟原因の相違：** 2回目の異議申立事件では、Barbizon Corporationがパリ条約に基づく国際的に著名な商標としての保護を新たに主張しました。これは、最初の異議申立事件では主張されていなかった新たな訴訟原因です。
    • **事実関係の相違：** 2回目の異議申立事件では、Barbizon Corporationが米国やその他の国での商標登録、世界的な使用実績、広告宣伝活動など、国際的な著名度を示す新たな事実を提示しました。
    • **適用法令の相違：** 最初の異議申立事件は、主にフィリピンの商標法に基づいていましたが、2回目の異議申立事件では、パリ条約という国際条約が重要な法的根拠となりました。

    最高裁判所は、判決の中で、以下の重要な判示をしました。

    「既判力は、同一の訴訟原因に基づいていない権利、請求、または要求には適用されない。たとえそれらが同一の訴訟物から生じていても、別個または独立した訴訟原因を構成し、以前の訴訟で争点とならなかったものは、別々に訴訟を起こすことができる。一方の訴訟での回復は、他方の訴訟に対するその後の訴訟を妨げるものではない。」

    また、最高裁判所は、パリ条約第6条の2が「自己執行条項」であり、国内法による実施措置を必要とせずに、直接適用できることを確認しました。そして、パリ条約が国際的に著名な商標の保護を強化する目的を持っていることを強調しました。

    実務上の示唆：商標戦略と国際条約

    本判決は、商標登録紛争における既判力の原則と例外、そして国際条約の重要性について、明確な指針を示しました。企業が商標戦略を策定し、商標権を保護する上で、以下の点が重要となります。

    • **訴訟原因の多角的な検討：** 商標紛争においては、単に国内法だけでなく、国際条約や外国での商標登録状況、世界的な使用実績など、多角的な視点から訴訟原因を検討する必要があります。
    • **国際条約の活用：** パリ条約のような国際条約は、国際的に著名な商標を保護するための強力な武器となります。特に、外国企業は、自社の商標がパリ条約に基づく保護を受ける可能性があることを認識し、積極的に活用すべきです。
    • **早期の権利行使：** 商標権侵害を発見した場合、早期に権利行使を行うことが重要です。遅延は、権利行使の機会を逸するだけでなく、既判力の問題を引き起こす可能性もあります。

    主要な教訓

    • 商標登録紛争における既判力は、訴訟原因、事実関係、適用法令が同一である場合にのみ適用される。
    • パリ条約第6条の2は、国際的に著名な商標を保護する自己執行条項であり、フィリピン国内で直接適用可能である。
    • 企業は、商標戦略において国際条約の活用を検討し、多角的な視点から訴訟原因を検討する必要がある。

    よくある質問（FAQ）

    1. 質問1：既判力とは何ですか？
    2. 回答：確定判決が後の訴訟において、その判断内容が蒸し返されることを防ぐ法的な効力です。

    3. 質問2：商標登録紛争で既判力が問題となるのはどのような場合ですか？
    4. 回答：以前の商標紛争の判決が確定した後、同一または類似の商標を巡る新たな紛争が発生した場合に、既判力が問題となる可能性があります。

    5. 質問3：パリ条約第6条の2はどのような商標を保護しますか？
    6. 回答：パリ条約第6条の2は、国際的に著名な商標を保護します。具体的には、その国において著名であると competent authority が認める商標が保護対象となります。

    7. 質問4：パリ条約第6条の2に基づく保護を受けるためには、商標をフィリピンで登録する必要がありますか？
    8. 回答：いいえ、必ずしもフィリピンで登録されている必要はありません。パリ条約加盟国で登録されている商標、または未登録であっても国際的に著名な商標であれば、保護を受ける可能性があります。

    9. 質問5：本判決は、今後の商標登録紛争にどのような影響を与えますか？
    10. 回答：本判決は、商標登録紛争における既判力の適用範囲を明確にし、パリ条約のような国際条約の重要性を強調しました。今後の紛争では、国際条約に基づく主張や、新たな事実関係の提示が、より重視されるようになるでしょう。

    11. 質問6：外国企業がフィリピンで商標権を保護するために注意すべき点はありますか？
    12. 回答：外国企業は、自社の商標がパリ条約に基づく保護を受ける可能性があることを認識し、フィリピンでの商標登録だけでなく、国際的な商標戦略を検討することが重要です。また、商標権侵害を発見した場合は、早期に専門家にご相談ください。

    ASG Law パートナーズ法律事務所は、知的財産権、特に商標権に関する豊富な経験と専門知識を有しています。商標登録、商標紛争、国際商標戦略など、商標に関するあらゆるご相談に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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  • フィリピンにおける医薬品特許の強制実施権：公共の健康と特許権のバランス

    医薬品特許の強制実施権：公共の健康と特許権のバランス

    G.R. No. 121867, 1997年7月24日

    イントロダクション

    フィリピン最高裁判所のSmith Kline & French Laboratories, Ltd.対控訴裁判所事件は、医薬品特許の強制実施権という重要な法的概念を明確にしました。この判決は、公共の健康と特許権者の権利の間の微妙なバランスを強調し、ジェネリック医薬品へのアクセスを促進する上で重要な役割を果たしています。もし、特許医薬品が高価で入手困難な場合、人々の健康はどうなるでしょうか？この事件は、まさにそのような状況下で、特許法がどのように公共の利益を保護するために介入できるかを示しています。

    本稿では、この画期的な判決を詳細に分析し、その法的根拠、重要なポイント、そして実務上の影響について解説します。

    法的背景：強制実施権とは

    強制実施権とは、特許権者の同意なしに、第三者が特許発明を実施（製造、使用、販売など）することを許可する制度です。これは、特許法が特許権者に独占的な権利を付与する一方で、公共の利益を保護するための重要なセーフガードとして機能します。フィリピン特許法（共和国法第165号、改正後）第34条は、強制実施権が認められる具体的な理由を定めています。その一つが、特許発明が「食品、医薬品、または公衆衛生や公共の安全に必要な製造物や物質」に関連する場合です。

    この規定は、特許制度が本来的に持つ独占性を制限し、特に国民の健康に不可欠な医薬品へのアクセスを確保することを目的としています。条文にはこうあります。「特許発明がフィリピン国内で商業規模で実施されていない場合、またはフィリピン国内における特許製品の需要が十分に満たされていない場合、または特許権者が合理的な条件でライセンスを付与することを拒否した場合などには、強制実施権が付与される可能性があります。」

    重要なのは、強制実施権は特許権を無効にするものではなく、特許権者に代わって第三者が特許発明を実施することを許可するものです。特許権者は、実施権者からロイヤルティを受け取る権利を有し、特許発明の価値は保護されます。

    事件の経緯：特許医薬品「シメチジン」をめぐる争い

    この事件の背景には、製薬会社スミス・クライン・アンド・フレンチ・ラボラトリーズ（以下、SKF社）が保有する特許医薬品「シメチジン」がありました。シメチジンは、胃潰瘍などの治療に用いられる重要な医薬品です。フィリピンの製薬会社ドクターズ・ファーマシューティカルズ社（以下、DP社）は、SKF社の特許期間満了後、シメチジンを含むジェネリック医薬品の製造・販売を希望し、特許庁（BPTTT）に強制実施権を申請しました。

    SKF社はこれに反対し、DP社には特許発明を実施する能力がない、強制実施権の付与は国際法違反である、ロイヤルティ率が不当に低いなどと主張しました。しかし、BPTTTはDP社の申請を認め、強制実施権を付与する決定を下しました。SKF社はこれを不服として控訴裁判所に訴えましたが、控訴裁判所もBPTTTの決定を支持しました。そして、ついに最高裁判所に上告したのが本件です。

    最高裁判所では、SKF社は主に以下の点を主張しました。

    • BPTTTの決定は、工業所有権の保護に関するパリ条約などの国際法に違反する。
    • 強制実施権の付与は、警察権の違法な行使である。
    • ロイヤルティ率2.5%は、事実に基づかず、憲法上の財産権の侵害にあたる。
    • DP社は、管轄権の根拠となるべき事実（公告）を証明していない。

    最高裁判所の判断：公共の利益を優先

    最高裁判所は、SKF社の主張をすべて退け、控訴裁判所の決定を支持しました。判決の中で、最高裁判所は以下の重要な判断を示しました。

    国際法との整合性：パリ条約第5条A(2)は、締約国が強制実施権に関する立法措置を講じる権利を認めており、フィリピン特許法第34条はこれに合致すると判断しました。裁判所は、「パリ条約は、特許権の濫用を防ぐための強制実施権を認めており、その濫用の例として『実施の不履行』を挙げているが、これは例示に過ぎず、条約は他の濫用の類型を排除するものではない」と述べました。

    警察権の行使：強制実施権の付与は、公共の健康を保護するための正当な警察権の行使であると認めました。裁判所は、「強制実施権の付与は、単にRA 165第34条(1)eが食品や医薬品に関する発明の場合に許可しているからという理由だけではない。特許庁長官は、申請者が有用な製品の製造において特許製品を実施または利用する能力があることも考慮した」と指摘しました。

    ロイヤルティ率：ロイヤルティ率2.5%は、関連法規（RA 165第35条B(3)）の範囲内であり、特許庁長官の裁量権の範囲内であると判断しました。裁判所は、過去の判例（Parke Davis事件、Price事件）を引用し、「ロイヤルティ率は、強制実施権によって得られる権利の範囲、技術支援の有無、市場規模などを考慮して決定されるべきであり、本件の2.5%は合理的である」としました。

    管轄権の問題：SKF社が管轄権の問題を上訴審で初めて提起したことは、時効またはエストッペルの原則に抵触すると判断しました。裁判所は、「管轄権の欠缺は、いつでも主張できるというのが原則であるが、準司法機関の決定に対しては、ラッチズ（権利の上に眠る者は救済に値せず）またはエストッペルの原則が適用される場合がある」としました。

    これらの判断に基づき、最高裁判所は、強制実施権の付与は適法であり、公共の利益に資すると結論付けました。重要な引用として、裁判所は「特許権者は、特許権の完全な独占期間として[現在2年]の期間が与えられている。食品や医薬品に関する特許の強制実施権は、特許権に対する財産権の不当な剥奪ではない。なぜなら、法律は、完全な独占期間の後であっても、発明者には二国間の実行可能なライセンス契約と、当事者間で合意される合理的なロイヤルティの形で何かが与えられることを保証しているからである」と述べています。

    実務上の影響：ジェネリック医薬品市場の活性化と今後の展望

    この判決は、フィリピンにおけるジェネリック医薬品市場の発展に大きな影響を与えました。強制実施権制度が有効に機能することが明確になり、ジェネリック医薬品メーカーは、特許医薬品であっても、一定の条件を満たせば製造・販売できる道が開かれました。これにより、医薬品価格の低下、国民の医薬品アクセス向上、ひいては公共の健康の改善に貢献することが期待されます。

    企業としては、フィリピンで医薬品特許を取得する場合、強制実施権のリスクを十分に考慮する必要があります。特許戦略を策定する際には、特許期間満了後のジェネリック医薬品参入だけでなく、強制実施権の可能性も視野に入れる必要があります。一方、ジェネリック医薬品メーカーにとっては、この判決は追い風となります。適切な手続きを踏めば、これまで参入が難しかった特許医薬品市場への参入も可能になり、事業拡大のチャンスが広がります。

    重要な教訓

    • 医薬品特許の強制実施権は、公共の健康を保護するための重要な制度である。
    • 強制実施権の付与は、国際法およびフィリピン特許法に合致する。
    • ロイヤルティ率は、特許庁長官の裁量権の範囲内で決定される。
    • 企業は、フィリピンにおける医薬品特許戦略において、強制実施権のリスクを考慮する必要がある。

    よくある質問（FAQ）

    Q1: 強制実施権はどのような場合に認められますか？

    A1: フィリピン特許法第34条に定められた理由がある場合に認められます。特に、特許発明が食品、医薬品、または公衆衛生や公共の安全に必要なものである場合、特許付与から2年経過後であれば、強制実施権が認められる可能性があります。

    Q2: ロイヤルティの料率はどのように決定されますか？

    A2: ロイヤルティ率は、特許庁長官が、関連法規、過去の判例、および個別の事情を考慮して決定します。一般的に、純卸売価格の5%以内とされています。

    Q3: 強制実施権は特許権を侵害するものではないのですか？

    A3: 強制実施権は、特許権を無効にするものではありません。特許権は依然として有効であり、特許権者は実施権者からロイヤルティを受け取る権利を有します。強制実施権は、特許権の独占性を一部制限する制度ですが、公共の利益を優先するための正当な措置とされています。

    Q4: 特許権者は強制実施権に対してどのような対抗措置を取れますか？

    A4: 特許権者は、BPTTTの決定やロイヤルティ率に不服がある場合、裁判所に訴えることができます。しかし、最高裁判所の判例によれば、強制実施権の付与は、公共の利益に資する限り、原則として適法と判断される傾向にあります。

    Q5: 企業がフィリピンで医薬品特許を取得する際の注意点は何ですか？

    A5: フィリピンでは、医薬品特許であっても強制実施権が付与される可能性があることを理解しておく必要があります。特許戦略を策定する際には、強制実施権のリスクを考慮し、公共の健康への貢献も視野に入れた事業展開が求められます。

    フィリピンの知的財産法、特に強制実施権制度についてさらに詳しく知りたい場合は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、知的財産分野における豊富な経験と専門知識を有しており、お客様のビジネスを強力にサポートいたします。

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    Source: Supreme Court E-Library
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