悪意による商標登録は取り消し事由となり、不正競争とみなされる場合がある

G.R. No. 264919-21, May 20, 2024

商標の登録は、ビジネスのブランド価値を保護する上で非常に重要です。しかし、悪意をもって商標を登録した場合、その登録は取り消されるだけでなく、不正競争とみなされる可能性があります。本記事では、フィリピン最高裁判所の判例 Gloria Maris Shark’s Fin Restaurant, Inc. vs. Pacifico Q. Lim を基に、悪意による商標登録とその法的影響について解説します。

法的背景：商標法と不正競争防止法

フィリピン知的財産法（IP Code）は、商標の保護と不正競争の防止を目的としています。商標とは、商品やサービスを識別するために使用される記号、ロゴ、名称などのことです。商標を登録することで、その商標を独占的に使用する権利を得ることができます。しかし、商標の登録が悪意をもって行われた場合、その登録は取り消される可能性があります。

IP Code 第151条は、商標登録の取り消し事由を規定しています。その中でも、特に重要なのは以下の条項です。

SEC. 151. Cancellation. – 151.1. A petition to cancel a registration of a mark under this Act may be filed with the Bureau of Legal Affairs by any person who believes that he is or will be damaged by the registration of a mark under this Act as follows:

(b) At any time, if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of this Act, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used.

この条項は、商標登録が悪意をもって、またはIP Codeの規定に違反して行われた場合、いつでも取り消しを求めることができることを意味します。ここでいう「悪意」とは、商標登録者が他者の商標の存在を知りながら、不正な利益を得る目的で登録を行うことを指します。

また、IP Code 第168条は、不正競争について規定しています。不正競争とは、他者の営業上の信用や顧客吸引力を利用して、自己の利益を図る行為のことです。悪意による商標登録は、この不正競争に該当する場合があります。

SEC. 168. Unfair Competition, Rights, Regulation and Remedies.

168.2. Any person who shall employ deception or any other means contrary to good faith by which he shall pass off the goods manufactured by him or in which he deals, or his business, or services for those of the one having established such goodwill, or who shall commit any acts calculated to produce said result, shall be guilty of unfair competition, and shall be subject to an action therefor.

例えば、A社が長年使用している商標を、B社が悪意をもって登録し、A社の顧客を奪おうとした場合、B社は不正競争を行ったとみなされる可能性があります。

事件の経緯：Gloria Maris事件

Gloria Maris事件は、レストラン「Gloria Maris Shark’s Fin Restaurant」の商標をめぐる争いです。事件の経緯は以下の通りです。

• 1994年、Pacifico Q. Limを含む複数の者が「Gloriamaris Shark’s Fin Restaurant Inc.」を設立。
• 2005年、Limが「GLORIA MARIS WOK SHOP & DESIGN」などの商標を自身の名義で登録。
• 2009年、Gloria MarisがLimの商標登録の取り消しを求めて提訴。

知的財産庁（IPO）の法務局（BLA）は、Limの主張を認め、Gloria Marisの訴えを退けました。しかし、IPO長官室（ODG）は、Gloria Marisが長年にわたって「Gloria Maris」という名称を使用しており、Limがその事実を知っていたことを考慮し、BLAの決定を覆しました。そして控訴裁判所（CA）はODGの決定を覆し、BLAの決定を復活させました。最終的に、最高裁判所はGloria Marisの訴えを認め、Limの商標登録を取り消しました。

最高裁判所は、Limが悪意をもって商標を登録したと判断しました。その根拠として、以下の点を挙げています。

• LimがGloria Marisの設立メンバーであり、同社が「Gloria Maris」という名称を使用していることを知っていた。
• LimがGloria Marisのブランド価値を不正に利用しようとした。

最高裁判所は、以下のように述べています。

In the present case, the following circumstances establish that Lim’s registration of the subject trademarks was done in bad faith:

First. Lim registered the subject trademarks, with full knowledge that the mark and the name “Gloria Maris” is being used by petitioner Gloria Maris for more than 10 years.

Second. Lim not only knew of Gloria Maris’ use of the mark and name, but he was precisely an incorporator and a director of the company. He even insisted that he remain as a shareholder of Gloria Maris even after registering the said trademarks and offering, by himself, for franchise the concept of the restaurant Gloria Maris to other companies.

Third. It was bad faith on Lim’s part to reap the fruits of the goodwill built by the Gloria Maris brand when he registered the subject marks in his own name. Obviously, it was the corporation as a whole that built and established the brand “Gloria Maris.”

この判決は、悪意による商標登録は不正競争とみなされ、取り消し事由となることを明確に示しています。

実務上の影響：ビジネスオーナーへのアドバイス

Gloria Maris事件の判決は、ビジネスオーナーにとって重要な教訓となります。商標を登録する際には、以下の点に注意する必要があります。

• 他者の商標を侵害しないように、事前に十分な調査を行う。
• 商標登録の際には、誠実な態度で臨む。
• 他者から商標侵害の訴えを受けた場合は、専門家（弁護士など）に相談する。

特に、設立メンバーや従業員が、会社の商標を自身の名義で登録することは、悪意による商標登録とみなされる可能性が高いため、注意が必要です。

重要な教訓

• 商標登録は、ビジネスのブランド価値を保護するために不可欠です。
• 悪意による商標登録は、不正競争とみなされ、取り消し事由となります。
• 商標登録の際には、誠実な態度で臨み、他者の商標を侵害しないように注意する必要があります。

よくある質問（FAQ）

以下は、商標登録に関するよくある質問です。

Q1: 商標登録にはどれくらいの費用がかかりますか？

A1: 商標登録の費用は、弁護士費用、申請手数料、調査費用などを含めて、数十万円程度かかる場合があります。費用は、商標の種類、申請の複雑さ、弁護士の料金などによって異なります。

Q2: 商標登録にはどれくらいの時間がかかりますか？

A2: 商標登録には、申請から登録完了まで、通常1年から2年程度の時間がかかります。審査の状況や異議申し立ての有無によって、期間が変動する場合があります。

Q3: 商標登録の有効期間はどれくらいですか？

A3: 商標登録の有効期間は10年間です。有効期間満了後も、更新手続きを行うことで、商標権を維持することができます。

Q4: 商標侵害とはどのような行為ですか？

A4: 商標侵害とは、他者の登録商標と同一または類似の商標を、許可なく使用する行為のことです。商標侵害を行った場合、損害賠償請求や差止請求を受ける可能性があります。

Q5: 商標侵害の訴えを受けた場合、どうすればいいですか？

A5: 商標侵害の訴えを受けた場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を検討する必要があります。弁護士は、訴えの内容を分析し、防御戦略を立て、交渉や訴訟を代行してくれます。

商標に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ご相談をお待ちしております。

特許侵害の判断：特許請求の範囲を明確に理解することの重要性

TUNA PROCESSORS, INC., PETITIONER, VS. FRESCOMAR CORPORATION & HAWAII INTERNATIONAL SEAFOODS, INC., (HISI), RESPONDENTS. [G.R. No. 226631] D E C I S I O N

特許侵害訴訟において、特許請求の範囲を正確に解釈することが極めて重要です。特許請求の範囲は、特許によって保護される発明の範囲を明確に定義するものであり、この範囲を超えた技術や情報は、先行技術として扱われ、特許権者の許可なく使用しても特許侵害にはあたりません。この判決は、特許権の保護範囲を理解し、侵害を回避するための重要な教訓を提供します。

はじめに

知的財産権、特に特許権は、企業が技術革新を促進し、競争優位性を確立するための重要なツールです。しかし、特許権の範囲を誤って解釈すると、意図しない侵害を引き起こす可能性があります。本判決は、特許請求の範囲の解釈がいかに重要であるか、そしてそれがビジネス戦略にどのように影響するかを明確に示しています。

本件は、ツナ加工会社であるTUNA PROCESSORS, INC.（TPI）が、FRESCOMAR CORPORATION（Frescomar）およびHAWAII INTERNATIONAL SEAFOODS, INC.（HISI）を相手取り、特許侵害および不法な契約干渉を主張した訴訟です。争点は、Frescomarの煙の製造方法がTPIの有する特許（以下「ヤマオカ特許」という）を侵害しているかどうか、そしてHISIが不法な契約干渉の責任を負うかどうかでした。

法的背景

知的財産法（共和国法第8293号）は、特許権者に、特許製品の製造、使用、販売、輸入を独占する権利を付与しています。特許侵害は、特許権者の許可なくこれらの行為を行うことで発生します。

知的財産法第76条は、特許侵害について以下の通り規定しています。

「第76条　侵害訴訟

76.1　特許権者の許可なく、特許製品、特許方法により直接的または間接的に得られた製品の製造、使用、販売、販売の申し出、または輸入、特許方法の使用は、特許侵害を構成する。」

「76.6　特許侵害を積極的に誘発する者、または特許発明を侵害するために特別に適合され、実質的な非侵害的使用に適さない特許製品または特許方法により製造された製品の構成要素を侵害者に提供する者は、寄与侵害として責任を負い、侵害責任者と連帯して責任を負う。」

特許侵害には、直接侵害と間接侵害の2種類があります。直接侵害は、特許権を直接的に侵害する行為を指します。一方、間接侵害は、他者の特許侵害を誘発したり、それに寄与したりする行為を指します。本件では、Frescomarの行為が直接侵害にあたるか、HISIの行為が間接侵害にあたるかが争点となりました。

事件の経緯

事件の経緯は以下の通りです。

• TPIは、ヤマオカ特許のライセンス供与権を有していました。
• TPIはFrescomarとライセンス契約を締結し、Frescomarはロイヤリティを支払う義務を負いました。
• Frescomarは当初ロイヤリティを支払いましたが、その後支払いを停止しました。
• TPIはFrescomarにロイヤリティの支払いを要求しましたが、Frescomarはこれに応じませんでした。
• TPIはライセンス契約を解除し、FrescomarおよびHISIを相手取り訴訟を提起しました。

地裁は、Frescomarがヤマオカ特許を侵害しており、HISIが不法な契約干渉を行ったとして、HISIに損害賠償を命じました。しかし、控訴院は、道徳的損害賠償および懲罰的損害賠償の賠償を削除し、HISIに500万フィリピンペソの損害賠償を支払うよう命じました。

最高裁判所は、控訴院の判決を一部修正し、HISIに以下の支払いを命じました。

• 不法な契約干渉に対する慰謝料として100万フィリピンペソ
• 懲罰的損害賠償として50万フィリピンペソ
• 弁護士費用として100万フィリピンペソ

最高裁判所は、Frescomarがヤマオカ特許を侵害していないと判断しました。しかし、HISIがFrescomarにライセンス契約に違反するように誘導したとして、不法な契約干渉の責任を認めました。

最高裁判所は、特許侵害の有無は、特許請求の範囲に基づいて判断されるべきであると強調しました。特許請求の範囲は、特許によって保護される発明の範囲を明確に定義するものであり、この範囲を超えた技術や情報は、先行技術として扱われます。

「特許によって与えられる保護の範囲は、特許請求の範囲によって決定され、特許請求の範囲は、明細書および図面を考慮して解釈される。」

最高裁判所は、ヤマオカ特許の特許請求の範囲は、生のマグロ肉を低温燻製する方法に限定されており、煙の製造方法自体は含まれていないと判断しました。したがって、Frescomarが煙を製造した行為は、ヤマオカ特許の侵害にはあたらないと結論付けました。

実務上の影響

この判決は、企業が特許権を取得し、行使する際に、特許請求の範囲を明確に定義し、理解することの重要性を示しています。特許権者は、特許請求の範囲を明確に定義することで、自社の発明を効果的に保護し、侵害訴訟において有利な立場を確保することができます。また、企業は、他社の特許権を侵害しないように、特許請求の範囲を十分に理解し、自社の技術や製品が特許請求の範囲に含まれないことを確認する必要があります。

主な教訓

• 特許請求の範囲は、特許によって保護される発明の範囲を明確に定義するものであり、特許侵害の判断において極めて重要です。
• 特許権者は、特許請求の範囲を明確に定義することで、自社の発明を効果的に保護し、侵害訴訟において有利な立場を確保することができます。
• 企業は、他社の特許権を侵害しないように、特許請求の範囲を十分に理解し、自社の技術や製品が特許請求の範囲に含まれないことを確認する必要があります。
• 第三者が契約当事者に契約違反を唆した場合、第三者は不法な契約干渉の責任を負う可能性があります。

よくある質問

Q: 特許請求の範囲とは何ですか？

A: 特許請求の範囲は、特許によって保護される発明の範囲を明確に定義するものです。特許請求の範囲は、特許明細書の一部であり、発明の技術的特徴を具体的に記述します。

Q: 特許請求の範囲はどのように解釈されますか？

A: 特許請求の範囲は、特許明細書全体、図面、および関連する先行技術を考慮して解釈されます。裁判所は、特許請求の範囲の文言を、当業者が理解するであろう通常の意味で解釈します。

Q: 特許侵害とは何ですか？

A: 特許侵害とは、特許権者の許可なく、特許発明を製造、使用、販売、輸入する行為です。特許侵害には、直接侵害と間接侵害の2種類があります。

Q: 特許侵害訴訟で勝つためには何が必要ですか？

A: 特許侵害訴訟で勝つためには、原告は、被告が特許請求の範囲に含まれる発明を実施したことを証明する必要があります。また、原告は、特許が有効であり、執行可能であることを証明する必要があります。

Q: 不法な契約干渉とは何ですか？

A: 不法な契約干渉とは、第三者が契約当事者に契約違反を唆し、他方の当事者に損害を与える行為です。不法な契約干渉の責任を問うためには、有効な契約の存在、第三者の契約の認識、および第三者の正当な理由のない契約への干渉を証明する必要があります。

Q: 特許侵害を回避するためにはどうすればよいですか？

A: 特許侵害を回避するためには、他社の特許を十分に調査し、自社の技術や製品が特許請求の範囲に含まれないことを確認する必要があります。また、特許権者からライセンスを取得することも、特許侵害を回避するための有効な手段です。

本件判決についてご不明な点や、知的財産権に関するご相談がございましたら、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ASG Lawの専門家が、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

類似商標の登録可否：ドミナンス・テストの適用

G.R. No. 223270, November 06, 2023

商標権侵害のリスクは、ビジネスにおいて常に考慮すべき重要な問題です。自社のブランドを保護するためには、類似商標の存在を把握し、適切な対策を講じる必要があります。本判例は、商標の類似性を判断する際の重要な基準である「ドミナンス・テスト」の適用について、具体的な事例を通じて解説します。

はじめに

ブランドは企業の顔であり、顧客との信頼関係を築く上で不可欠な要素です。しかし、類似商標の出現は、顧客の混同を招き、ブランド価値を毀損する可能性があります。本判例は、フランスのラコステ社とシンガポールのクロコダイル・インターナショナル社との間で争われた商標権侵害訴訟であり、商標の類似性判断における重要なポイントを示唆しています。ラコステ社は自社の登録商標である「ワニの図形」に対し、クロコダイル・インターナショナル社の「ワニと文字の図形」が類似しているとして、商標登録に異議を申し立てました。本判例では、知的財産庁（IPO）の決定に対する不服申し立てが争われ、最終的に最高裁判所が判断を下しました。

法的背景

フィリピンにおける商標法は、商標権者の権利を保護し、消費者の混同を防止することを目的としています。商標法第4条（d）は、登録済みの商標または既に使用されている商標に類似する商標の登録を禁止しています。この類似性の判断には、従来の「ドミナンス・テスト」と「ホリスティック・テスト」の2つの基準がありましたが、最新の判例では「ドミナンス・テスト」が優先的に適用されることとなりました。

ドミナンス・テストとは、競合する商標の主要な特徴の類似性に焦点を当て、購買者が混同、誤認、欺瞞を起こす可能性を判断するものです。商標全体を比較するのではなく、消費者の注意を引きやすい特徴（サイン、色、デザイン、形状、名前など）に重点を置きます。例えば、ある商品のロゴに特徴的な動物の絵が描かれている場合、その動物の絵が商標の主要な特徴とみなされることがあります。

共和国法第166号第4条（d）：商標、商号、サービスマークの登録について、フィリピンで登録された商標または商号、あるいはフィリピンで他者が以前に使用し、放棄されていない商標または商号に類似する商標または商号で構成されるか、またはそれを含む場合、出願人の商品、事業、またはサービスに関連して適用または使用された場合に、購買者に混同または誤認を引き起こすか、欺瞞する可能性がある場合、登録は認められません。

事件の経緯

クロコダイル・インターナショナル社は1996年12月27日に「ワニと文字の図形」の商標登録を出願しました。これに対し、ラコステ社は2004年8月18日に異議を申し立て、クロコダイル社の商標が自社の商標と混同される可能性があると主張しました。クロコダイル社は、自社の商標がラコステ社の商標とは異なり、ワニの向きや文字の有無など、外観や全体的な印象に明確な違いがあると反論しました。さらに、両社の商標が他の国でも共存していることや、過去に両社間で共存合意が締結されていたことなどを主張しました。

知的財産庁（IPO）の法務局（BLA）は、2009年12月21日にラコステ社の異議を棄却し、クロコダイル社の商標登録を認めました。BLAは、ドミナンス・テストとホリスティック・テストの両方を適用し、両社の商標に混同を生じさせるような類似性はないと判断しました。ラコステ社はこれに不服を申し立てましたが、IPO長官もBLAの決定を支持しました。その後、ラコステ社は控訴院に上訴しましたが、控訴院もIPOの決定を支持しました。

• 1996年12月27日：クロコダイル社が商標登録を出願
• 2004年8月18日：ラコステ社が異議を申し立て
• 2009年12月21日：IPO法務局がラコステ社の異議を棄却
• IPO長官、控訴院もIPOの決定を支持

最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、ラコステ社の訴えを退けました。裁判所は、ドミナンス・テストを適用し、両社の商標には明確な違いがあり、消費者が混同する可能性は低いと判断しました。裁判所は、ワニの向き、図形のデザイン、文字の有無などを考慮し、両社の商標が全体として異なる印象を与えることを重視しました。さらに、両社の商標が他の国で共存している事実や、過去の共存合意なども判断の根拠としました。

「ドミナンス・テストを適用すると、クロコダイル社の商標の全体には、様式化された文字で「Crocodile」という単語がワニの図形の上に配置されているため、ラコステ社の商標と比較すると、顕著な違いがあることがわかります。」

実務上の影響

本判例は、商標権侵害訴訟における類似性の判断基準について、重要な指針を示すものです。企業は、自社の商標を保護するために、類似商標の存在を常に監視し、必要に応じて異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じる必要があります。また、商標登録を出願する際には、既存の商標との類似性を十分に検討し、混同を招く可能性がないことを確認することが重要です。

重要な教訓

• 商標の類似性判断には、ドミナンス・テストが適用される
• 商標の主要な特徴の類似性が、混同の可能性を判断する上で重要
• 商標登録出願時には、既存の商標との類似性を十分に検討する
• 必要に応じて、異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じる

よくある質問

Q1: ドミナンス・テストとは何ですか？

A1: ドミナンス・テストとは、競合する商標の主要な特徴の類似性に焦点を当て、消費者が混同する可能性を判断するものです。商標全体を比較するのではなく、消費者の注意を引きやすい特徴に重点を置きます。

Q2: ホリスティック・テストとは何ですか？

A2: ホリスティック・テストとは、商標全体を比較し、全体的な印象が類似しているかどうかを判断するものです。しかし、最新の判例では、ドミナンス・テストが優先的に適用されることとなりました。

Q3: 商標権侵害訴訟で勝つためには、どのような証拠が必要ですか？

A3: 商標権侵害訴訟で勝つためには、相手の商標が自社の商標と類似しており、消費者が混同する可能性があることを示す証拠が必要です。具体的には、市場調査の結果、顧客からの問い合わせ、類似商標の使用状況などが挙げられます。

Q4: 商標登録を出願する際に、注意すべき点は何ですか？

A4: 商標登録を出願する際には、既存の商標との類似性を十分に検討し、混同を招く可能性がないことを確認することが重要です。また、自社の商標の特徴を明確に記述し、権利範囲を明確にすることが重要です。

Q5: 類似商標を発見した場合、どのような法的措置を講じることができますか？

A5: 類似商標を発見した場合、まずは相手に警告書を送り、商標の使用を中止するように求めることができます。それでも相手が商標の使用を続ける場合は、異議申し立てや訴訟などの法的措置を講じることができます。

商標権侵害に関するお悩みは、ASG Lawにご相談ください。知的財産権の専門家が、お客様のビジネスを強力にサポートいたします。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。コンサルテーションのご予約をお待ちしております。

フィリピン商標法における類似性と侵害の教訓

LEVI STRAUSS & CO., PETITIONER, VS. ANTONIO SEVILLA AND ANTONIO L. GUEVARRA, RESPONDENTS.

D E C I S I O N

フィリピンでビジネスを行う企業にとって、商標はブランドの保護と市場での競争力維持に不可欠です。LEVI STRAUSS & CO.対Antonio SevillaおよびAntonio L. Guevarraの事例は、商標の類似性と侵害に関する重要な法律問題を浮き彫りにしました。この事例では、LEVI STRAUSSが自社の「LEVI’S」商標が「LIVE’S」商標と混同されるとして、その登録の取り消しを求めました。中心的な法的疑問は、「LEVI’S」と「LIVE’S」が消費者に混乱を引き起こすほど類似しているかどうかという点でした。

法的背景

フィリピンの商標法は、知的財産コード（Republic Act No. 8293）によって規定されており、商標の保護と侵害に関する具体的な規定を設けています。商標の類似性を評価する際には、ドミナンシー・テスト（Dominancy Test）が使用され、これは商標の優勢な特徴が消費者に混乱を引き起こす可能性があるかどうかを焦点に当てます。このテストは、視覚的、聴覚的、連想的な比較と全体的な印象を考慮します。

「類似性」とは、一般の購入者が通常の購入条件下で与える注意を以て、商品を購入する際に混同や誤解を引き起こす可能性がある程度の類似性を指します。また、「侵害」は、登録商標の複製、模倣、またはそれに類似する行為により、消費者に混乱や誤解を引き起こす行為を指します。

例えば、フィリピンで販売される2つの異なるブランドの靴が非常に似ている場合、消費者はそれらを混同する可能性があります。これは、商標の類似性が存在し、侵害が発生している可能性を示しています。知的財産コードのセクション155.1では、「登録商標またはその優勢な特徴の複製、模造、模倣、またはそれに類似する使用が、商品やサービスの販売、提供、配布、広告に関連して行われ、混乱、誤解、または欺瞞を引き起こす可能性がある場合、侵害が成立する」と規定しています。

事例分析

LEVI STRAUSS & CO.は1946年から「LEVI’S」商標を使用しており、フィリピンでは1972年にLevi Strauss Phils., Inc.（LSPI）に非独占的なライセンスを付与していました。一方、Antonio Sevillaは「LIVE’S」商標のオリジナルの登録者であり、その後Antonio L. Guevarra（Tony Lim）に権利を譲渡しました。

1995年、LSPIは「Project Cherokee 5」という消費者調査を実施し、一般の人々が「LIVE’S」商標を「LEVI’S」と混同しているかどうかを調査しました。調査結果は、86％の参加者が「LIVE’S」を「LEVI’S」と関連付け、90％が「LIVE’S」を「LEVI’S」と読み取ったことを示しました。これを受けて、LEVI STRAUSSは知的財産局（IPO）に「LIVE’S」商標の登録取り消しを申請しました。

IPOの知的財産局法律部（IPO-BLA）とIPOの総局長（IPO-DG）は、「LIVE’S」商標が「LEVI’S」と混同される可能性がないとして、取り消し請求を却下しました。LEVI STRAUSSはこれに不服として控訴しましたが、控訴審でも同様の判断が下されました。

最高裁判所は、以下の理由でLEVI STRAUSSの請求を認めました：

• 「LEVI’S」と「LIVE’S」の類似性がドミナンシー・テストに基づいて評価され、消費者に混乱を引き起こす可能性があると判断された。
• 「LIVE’S」商標が「LEVI’S」の模倣であるとされ、消費者に混乱を引き起こす可能性があるとされた。
• 「LIVE’S」商標が登録された後も有効であり、譲渡が係争中の訴訟中に行われたため、譲受人も訴訟の結果に拘束されるとされた。

最高裁判所は、以下のように述べています：「ドミナンシー・テストによれば、LEVI’SとLIVE’Sの商標は、視覚的、聴覚的、連想的な比較と全体的な印象から見て、消費者に混乱を引き起こす可能性があることが明らかである」。

実用的な影響

この判決は、フィリピンで商標を登録する企業や個人にとって重要な影響を及ぼします。商標の類似性が消費者に混乱を引き起こす可能性がある場合、登録を取り消されるリスクがあることを示しています。これは、商標の設計と登録において、他社の既存の商標との類似性を慎重に検討する必要があることを意味します。

企業は、商標を登録する前に、既存の商標との類似性を調査し、必要に応じて専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。また、商標侵害のリスクを軽減するためには、ブランドの独自性を強調し、消費者が容易に区別できるようにすることが重要です。

主要な教訓

• 商標の類似性はドミナンシー・テストを用いて評価されるため、視覚的、聴覚的、連想的な比較が重要です。
• 商標の登録前に、既存の商標との類似性を徹底的に調査することが不可欠です。
• 商標侵害のリスクを軽減するためには、ブランドの独自性を強調することが重要です。

よくある質問

Q: 商標の類似性はどのように評価されますか？
A: フィリピンでは、ドミナンシー・テストが使用され、商標の優勢な特徴が消費者に混乱を引き起こす可能性があるかどうかを評価します。これには視覚的、聴覚的、連想的な比較が含まれます。

Q: 商標侵害のリスクを軽減するにはどうすれば良いですか？
A: 商標の設計と登録において、他社の既存の商標との類似性を慎重に検討し、ブランドの独自性を強調することが重要です。また、専門的な法律アドバイスを受けることも推奨されます。

Q: 商標の登録取り消しはどのような場合に行われますか？
A: 商標が他社の既存の商標と混同を引き起こす可能性がある場合、登録取り消しの対象となることがあります。この場合、ドミナンシー・テストを用いて類似性が評価されます。

Q: フィリピンで商標を登録する際に注意すべき点は何ですか？
A: 既存の商標との類似性を調査し、商標の設計と登録において独自性を確保することが重要です。また、商標侵害のリスクを軽減するためには、専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。

Q: 日本企業がフィリピンで商標を保護するにはどうすれば良いですか？
A: 日本企業は、フィリピンでの商標登録前に、既存の商標との類似性を調査し、専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。また、ブランドの独自性を強調し、消費者が容易に区別できるようにすることが重要です。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標登録や侵害に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートいたします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

偽造された譲渡証書は著作権を譲受人に譲渡しない

G.R. No. 249715, April 12, 2023

著作権侵害は、特に知的財産権が絡む場合、複雑で費用のかかる法的紛争につながる可能性があります。この最高裁判所の判決は、著作権所有者の同意なしに作成された譲渡証書が、著作権を譲受人に譲渡しないことを明確にしています。これは、著作権の譲渡またはライセンス供与を検討している企業や個人にとって重要な教訓です。

はじめに

知的財産権は、企業や個人にとって重要な資産です。著作権は、文学作品、音楽、芸術作品などのオリジナル作品の作者に与えられる法的権利です。これらの権利は、作者が自身の作品を複製、配布、派生物の作成、公開することを許可または禁止する独占的な権利を付与します。しかし、これらの権利は譲渡またはライセンス供与される可能性があり、その過程は注意深く行われなければなりません。本件は、著作権所有者の同意なしに作成された偽造された譲渡証書が、著作権を譲受人に譲渡しないことを明確にしています。この判決は、著作権の譲渡またはライセンス供与を検討している企業や個人にとって重要な教訓となります。

本件は、M.Y. Intercontinental Trading Corporation（M.Y. Intercontinental）、Tedwin T. Uy（Uy）、およびAllianz Marketing and Publishing Corporation（Allianz）が、St. Mary’s Publishing Corporation（St. Mary’s Publishing）およびJerry Vicente S. Catabijan（Catabijan）に対して提起した著作権侵害訴訟に関するものです。問題となったのは、St. Mary’s Publishingが所有する教科書の著作権をM.Y. Intercontinentalに譲渡したとされる譲渡証書の有効性でした。裁判所は、譲渡証書が偽造されたものであり、M.Y. Intercontinentalに著作権を譲渡するものではないと判断しました。

法的背景

著作権は、フィリピン共和国法第8293号（知的財産法）によって保護されています。この法律は、著作権所有者に、自身の作品を複製、配布、派生物の作成、公開することを許可または禁止する独占的な権利を付与しています。著作権は譲渡またはライセンス供与される可能性がありますが、譲渡またはライセンス供与は書面で行われなければなりません。知的財産法第180.2条には、「著作権は、その意図を示す書面がない限り、生前に全部または一部が譲渡またはライセンス供与されたとはみなされない」と規定されています。

著作権侵害は、著作権所有者の同意なしに、著作権によって保護されている作品を使用した場合に発生します。知的財産法第216条は、著作権侵害に対する救済措置を規定しており、差止命令、損害賠償、および侵害品の没収が含まれます。

本件において、裁判所は著作権の譲渡には著作権所有者の同意が必要であることを強調しました。同意がない場合、譲渡は無効であり、譲受人は著作権を取得しません。

事件の経緯

St. Mary’s Publishingは、「Pagpapaunlad ng Kasanayan sa Pagbasa」および「Developing Reading Power Enhanced-Combined Edition」という教科書の著作権所有者です。2005年頃、CatabijanはM.Y. IntercontinentalおよびUyと、自身の書籍の中国での印刷資金を調達するために事業提携を結びました。M.Y. Intercontinentalは、書籍が印刷されるFujian New Technology Color Making and Printing Company, Ltd.（Fujian）の代理店および独占販売業者です。St. Mary’s Publishingは、Fujianに対して教科書を印刷する権限をいくつか発行しました。

St. Mary’s Publishingは、義務の履行を怠り始め、その結果、発注書の対象となる書籍が納品されませんでした。St. Mary’s Publishingの義務不履行に対処するため、いくつかの契約が締結されました。Catabijanは、2010年2月26日の約束手形による約束とともに、St. Mary’s Publishingの不動産の質権設定宣言書を作成しました。St. Mary’s Publishingは、複数の口座からの書籍の販売による回収金を、2008年および2009年のM.Y. IntercontinentalおよびUyに対する未払い債務に充当することを誓約しました。

2010年4月頃、Catabijanは、デーション・エン・パゴの実行の前段階として、自身の著作権すべてをUyに譲渡する署名済みの譲渡証書を渡したとされていますが、これは実現しませんでした。Uyは、自身が出版事業に従事していなかったため、譲渡証書を渋々受け取ったと主張しました。最終的に、M.Y. Intercontinentalは譲渡証書を自身の名義で登録しました。2012年1月18日、問題の教科書に関する著作権登録番号A2012-24からA2012-35がM.Y. Intercontinentalに発行されました。

2012年、St. Mary’s Publishingは、M.Y. IntercontinentalがSt. Mary’s Publishingの名義で著作権登録証を偽造し、Cabuyao市に教科書を販売したことを知りました。また、FujianがM.Y. Intercontinentalに対してフィリピンで教科書を販売および販売する権限を与え、Allianzが教科書を輸入および販売したことも知りました。

裁判所は、譲渡証書が偽造されたものであり、M.Y. Intercontinentalに著作権を譲渡するものではないと判断しました。裁判所は、筆跡鑑定の専門家証拠、およびCatabijanの署名の不一致に基づいて判断しました。裁判所はまた、M.Y. Intercontinentalが譲渡証書を登録するのに時間がかかったこと、およびM.Y. Intercontinentalが譲渡証書に基づく権利を行使しなかったことも考慮しました。

裁判所は、M.Y. Intercontinental、Uy、およびAllianzが著作権侵害を行ったと判断しました。裁判所は、これらの当事者がSt. Mary’s Publishingの同意なしに教科書を複製、配布、および販売したと判断しました。裁判所は、St. Mary’s Publishingに対して損害賠償を認めました。

裁判所の主な判断

裁判所は、以下の点を強調しました。

• 著作権の譲渡には、著作権所有者の同意が必要です。
• 同意がない場合、譲渡は無効であり、譲受人は著作権を取得しません。
• 著作権侵害は、著作権所有者の同意なしに、著作権によって保護されている作品を使用した場合に発生します。

裁判所は、譲渡証書が偽造されたものであり、M.Y. Intercontinentalに著作権を譲渡するものではないと判断しました。裁判所はまた、M.Y. Intercontinental、Uy、およびAllianzが著作権侵害を行ったと判断しました。

裁判所は、「譲渡証書が偽造された場合、譲渡契約は存在せず、譲受人は著作権を取得しません」と述べました。

裁判所はまた、「著作権侵害は、著作権所有者の同意なしに、著作権によって保護されている作品を使用した場合に発生します」と述べました。

実務上の影響

本件は、著作権の譲渡またはライセンス供与を検討している企業や個人にとって重要な教訓となります。譲渡証書またはライセンス契約が有効であり、著作権所有者の同意を得ていることを確認することが重要です。これは、契約書を注意深く検討し、必要に応じて法的助言を求めることによって行うことができます。

また、著作権侵害のリスクを認識することも重要です。企業や個人は、著作権によって保護されている作品を使用する前に、著作権所有者の許可を得る必要があります。許可を得ることができない場合は、侵害のリスクを回避するために作品の使用を控える必要があります。

主な教訓

• 著作権の譲渡またはライセンス供与を検討している場合は、譲渡証書またはライセンス契約が有効であり、著作権所有者の同意を得ていることを確認してください。
• 著作権侵害のリスクを認識し、著作権によって保護されている作品を使用する前に、著作権所有者の許可を得てください。
• 契約書を注意深く検討し、必要に応じて法的助言を求めてください。

よくある質問

Q：著作権とは何ですか？

A：著作権は、文学作品、音楽、芸術作品などのオリジナル作品の作者に与えられる法的権利です。これらの権利は、作者が自身の作品を複製、配布、派生物の作成、公開することを許可または禁止する独占的な権利を付与します。

Q：著作権はどのように譲渡できますか？

A：著作権は、書面による譲渡証書によって譲渡できます。譲渡証書は、著作権所有者によって署名され、譲渡の意図を明確に示している必要があります。

Q：著作権侵害とは何ですか？

A：著作権侵害は、著作権所有者の同意なしに、著作権によって保護されている作品を使用した場合に発生します。著作権侵害には、作品の複製、配布、派生物の作成、および公開が含まれます。

Q：著作権侵害に対する救済措置は何ですか？

A：著作権侵害に対する救済措置には、差止命令、損害賠償、および侵害品の没収が含まれます。

Q：著作権侵害を回避するにはどうすればよいですか？

A：著作権侵害を回避するには、著作権によって保護されている作品を使用する前に、著作権所有者の許可を得る必要があります。許可を得ることができない場合は、侵害のリスクを回避するために作品の使用を控える必要があります。

知的財産権に関するご質問はありますか？お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡いただき、ご相談をご予約ください。

建築設計における建築家と土木技師の職域：フィリピン最高裁判所の判決

G.R. No. 200015, March 15, 2023

建築設計の分野において、建築家と土木技師の職域はしばしば重複し、その境界線は曖昧になりがちです。しかし、フィリピン最高裁判所は、G.R. No. 200015の判決において、この問題に明確な線引きを行いました。本判決は、建築設計に関する図面、仕様書、その他の文書の作成、署名、捺印を行う権限は、原則として建築士にのみ認められることを明確にしました。この判決は、建築家と土木技師のそれぞれの専門性を尊重し、建築物の安全性と品質を確保するために重要な意味を持ちます。

法的背景：建築法と土木法

フィリピンにおける建築設計の法的根拠は、主に以下の法律によって定められています。

• 共和国法第1096号（国家建築基準法）：建築物の設計、建設、維持に関する基本的な基準を定めています。
• 共和国法第544号（土木法）：土木技師の職務範囲を定義し、公共の安全に関わる構造物の設計、監督を行う権限を付与しています。
• 共和国法第9266号（建築法）：建築士の登録、免許、業務に関する包括的な規制を定めています。

これらの法律は、建築設計の分野において、建築家と土木技師がそれぞれの専門性を発揮し、協力して安全で高品質な建築物を実現することを目的としています。しかし、これらの法律の解釈をめぐっては、建築家と土木技師の間で意見の相違が生じることがありました。

特に、共和国法第9266号は、建築士の職務範囲を明確化し、建築設計に関する文書の作成、署名、捺印を行う権限を建築士に独占的に付与する規定を設けたため、土木技師の間で反発が生じました。

以下は、本件に関連する重要な条文です。

共和国法第9266号第20条第5項：

「建築物の建設に関連するすべての建築設計、仕様書、図面、および建築文書には、本法に基づいて登録および免許を受けた建築士のみが署名および捺印するものとする。」

事件の経緯：建築家と土木技師の対立

本件は、公共事業道路庁（DPWH）が、共和国法第9266号の施行を受けて、国家建築基準法の改正施行規則を公布したことに端を発します。この改正施行規則は、建築設計に関する文書の作成、署名、捺印を行う権限を建築士に限定するものでした。これに対し、フィリピン土木技師協会（PICE）は、この改正施行規則は土木技師の権利を侵害するものであるとして、無効を求める訴訟を提起しました。

訴訟は、地方裁判所、控訴裁判所を経て、最高裁判所に上訴されました。最高裁判所は、以下の点を主な争点として審理を行いました。

• 土木技師は、国家建築基準法に基づいて、建築設計に関する図面を作成、署名、捺印する権限を有するか？
• 共和国法第544号は、土木技師に建築設計に関する図面を作成、署名、捺印する権限を付与しているか？
• 共和国法第9266号は、共和国法第544号および国家建築基準法を改正または廃止したか？

最高裁判所は、以下の理由から、控訴裁判所の判決を破棄し、地方裁判所の判決を支持しました。

「共和国法第9266号は、建築設計に関する図面、仕様書、その他の文書の作成、署名、捺印を行う権限を建築士に独占的に付与する意図を明確に示している。したがって、共和国法第544号が土木技師に建築設計に関する文書を作成、署名、捺印する権限を認めている限りにおいて、共和国法第9266号は共和国法第544号を黙示的に廃止したと解釈される。」

「国家建築基準法の公布されたバージョンには、土木技師が建築設計に関する図面を作成、署名、捺印する権限を認める規定が含まれていない。したがって、土木技師は国家建築基準法に基づいて、建築設計に関する図面を作成、署名、捺印する権限を有しない。」

実務上の影響：建築設計における専門性の尊重

本判決は、建築設計の分野における建築家と土木技師の職域を明確化し、それぞれの専門性を尊重することの重要性を示しました。建築設計に関する図面、仕様書、その他の文書の作成、署名、捺印を行う権限は、原則として建築士にのみ認められることになり、土木技師は、構造設計など、自身の専門分野に特化した業務に注力することが求められます。

本判決は、今後の類似の訴訟においても重要な判例となることが予想されます。建築設計に関わる事業者や個人は、本判決の内容を十分に理解し、法令を遵守した業務を行うことが重要です。

重要な教訓

• 建築設計に関する図面、仕様書、その他の文書の作成、署名、捺印を行う権限は、原則として建築士にのみ認められる。
• 土木技師は、構造設計など、自身の専門分野に特化した業務に注力することが求められる。
• 建築設計に関わる事業者や個人は、法令を遵守した業務を行うことが重要である。

例：

ある建設会社が、新しい商業ビルの建設を計画しています。建築設計に関する図面を作成する際、建設会社の担当者は、建築士に依頼して図面を作成してもらい、建築士に署名と捺印をしてもらう必要があります。土木技師は、構造設計に関する図面を作成し、署名と捺印をすることができますが、建築設計に関する図面を作成することはできません。

よくある質問

Q：本判決は、土木技師が建築設計に全く関与できないことを意味するのですか？

A：いいえ、そうではありません。土木技師は、構造設計など、自身の専門分野に特化した業務には引き続き関与することができます。本判決は、建築設計に関する図面、仕様書、その他の文書の作成、署名、捺印を行う権限を建築士に限定するものであり、土木技師の専門性を否定するものではありません。

Q：本判決は、既存の建築物にも適用されますか？

A：本判決は、今後の建築設計に適用されるものであり、既存の建築物に遡及的に適用されるものではありません。ただし、既存の建築物の改修や増築を行う場合、建築設計に関する図面が必要となる場合は、建築士に依頼する必要があります。

Q：本判決は、建築士と土木技師の協力関係を阻害するものではないですか？

A：いいえ、そうではありません。本判決は、建築士と土木技師がそれぞれの専門性を尊重し、協力して安全で高品質な建築物を実現することを目的としています。建築設計においては、建築士が全体のデザインを担当し、土木技師が構造の安全性を確保するという役割分担が明確になることで、より効率的かつ効果的な協力関係が築かれることが期待されます。

Q：本判決は、小規模な住宅の設計にも適用されますか？

A：はい、適用されます。本判決は、建築物の規模や用途に関わらず、すべての建築設計に適用されます。したがって、小規模な住宅の設計であっても、建築設計に関する図面を作成する場合は、建築士に依頼する必要があります。

Q：本判決に違反した場合、どのような罰則がありますか？

A：本判決に違反した場合、共和国法第9266号に基づいて、罰金や懲役などの刑事罰が科される可能性があります。また、建築許可の取り消しや、建築物の使用停止などの行政処分が下される可能性もあります。

ASG Lawでは、建築設計に関する法的問題について、専門的なアドバイスを提供しています。お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。

特許侵害における同等性の原則とその適用範囲

G.R. No. 214148, February 06, 2023

知的財産権の中でも特許は、技術革新を促進し、経済発展を支える重要な役割を果たします。特許権者は、自身の発明を独占的に利用できる権利を有しますが、その権利範囲は特許請求の範囲によって限定されます。フィリピン最高裁判所は、フィリップス・シーフード・フィリピン社（以下、フィリップス）がツナ・プロセッサーズ社（以下、TPI）の特許を侵害したか否かを判断する上で、この点を明確にしました。

特許制度の法的背景

特許法は、発明者に対して一定期間、その発明を独占的に実施する権利を付与することで、技術革新を奨励します。この独占権は、発明者が自身の発明を公開し、社会全体の知識基盤を拡大することと引き換えに与えられます。しかし、この権利は無制限ではなく、特許請求の範囲によって明確に定義された範囲内に限定されます。

フィリピン知的財産法（知的財産法）第71条は、特許権者に以下の権利を付与しています。

> 第71条 特許権
> 特許は、特許権者に対し、他の者が特許権者の許可なく、以下の行為を行うことを禁止する権利を付与する。
> (a) 特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入すること。
> (b) 特許方法を、実施、使用、販売の申し出、販売、または輸入すること。

この条項は、特許権者が自身の発明を保護し、その経済的利益を享受するための法的根拠となります。しかし、この権利の行使は、特許請求の範囲によって制限されます。特許請求の範囲は、発明の技術的特徴を明確に定義し、特許権の保護範囲を決定する上で重要な役割を果たします。

本件の事実関係

本件は、フィリップスがTPIの有する特許第I-31138号「超低温燻製による魚肉の硬化方法」（以下、特許I-31138）を侵害したとして、TPIがフィリップスを訴えた事件です。特許I-31138は、マグロ肉を燻製する際に、煙を0℃から5℃の間に冷却する工程を含む方法に関するものです。TPIは、フィリップスがこの特許方法を無断で使用していると主張しました。

フィリップスは、自社の製造プロセスでは冷却装置を使用しておらず、煙を室温まで冷却しているため、特許侵害には当たらないと反論しました。知的財産庁（IPO）は、フィリップスの主張を認め、TPIの訴えを退けました。しかし、控訴院はIPOの決定を覆し、フィリップスが同等性の原則に基づいて特許を侵害していると判断しました。

裁判所の判断

最高裁判所は、控訴院の判断を覆し、フィリップスによる特許侵害は認められないと判断しました。裁判所は、特許侵害の有無を判断する上で、以下の2つのステップが必要であるとしました。

1. 特許請求の範囲を解釈し、特許の範囲と意味を確定する。
2. 侵害を主張する製品または方法が、適切に解釈された特許請求の範囲に該当するかどうかを判断する。

裁判所は、特許I-31138の特許請求の範囲を詳細に検討した結果、フィリップスの製造プロセスが特許請求の範囲に該当しないと判断しました。特に、フィリップスのプロセスでは、煙を0℃から5℃の間に冷却する工程が含まれていない点が重要視されました。

裁判所はまた、同等性の原則についても検討しました。同等性の原則とは、侵害製品または方法が、特許発明の革新的な概念を流用し、いくつかの修正や変更を加えたとしても、実質的に同じ機能を発揮し、同じ方法で、同じ結果を達成する場合に、特許侵害が成立するというものです。しかし、裁判所は、フィリップスのプロセスが特許I-31138と同等の機能、方法、結果を達成しているとは認められないと判断しました。

> 裁判所は、フィリップスのプロセスが特許I-31138の革新的な概念を流用したとは認められない。証拠は、フィリップスのプロセスが特許I-31138と実質的に同じ方法でマグロ肉を硬化させていることを立証するには不十分である。

実務上の意義

本判決は、特許侵害の判断において、特許請求の範囲の厳格な解釈が重要であることを改めて確認しました。特許権者は、自身の発明を保護するために、特許請求の範囲を明確かつ具体的に記述する必要があります。また、企業は、他社の特許を侵害しないように、自社の製品または方法が特許請求の範囲に該当しないことを確認する必要があります。

#### 主要な教訓

* **特許請求の範囲の重要性:** 特許請求の範囲は、特許権の保護範囲を決定する上で最も重要な要素です。
* **同等性の原則の限界:** 同等性の原則は、特許侵害を広く解釈することを可能にするものですが、その適用範囲は限定的です。
* **侵害回避の必要性:** 企業は、他社の特許を侵害しないように、自社の製品または方法を慎重に設計する必要があります。

よくある質問

**Q: 特許請求の範囲とは何ですか？**
A: 特許請求の範囲とは、特許によって保護される発明の範囲を定義するものです。特許請求の範囲は、特許明細書の一部であり、発明の技術的特徴を明確かつ具体的に記述する必要があります。

**Q: 同等性の原則とは何ですか？**
A: 同等性の原則とは、侵害製品または方法が、特許発明の革新的な概念を流用し、いくつかの修正や変更を加えたとしても、実質的に同じ機能を発揮し、同じ方法で、同じ結果を達成する場合に、特許侵害が成立するというものです。

**Q: 特許侵害を回避するにはどうすればよいですか？**
A: 特許侵害を回避するためには、以下の点に注意する必要があります。

* 他社の特許を調査し、自社の製品または方法が特許を侵害していないことを確認する。
* 特許請求の範囲を慎重に検討し、自社の製品または方法が特許請求の範囲に該当しないことを確認する。
* 特許弁護士または弁理士に相談し、特許侵害のリスクを評価してもらう。

**Q: 本判決は、今後の特許侵害訴訟にどのような影響を与えますか？**
A: 本判決は、特許侵害の判断において、特許請求の範囲の厳格な解釈が重要であることを改めて確認しました。また、同等性の原則の適用範囲が限定的であることを示しました。このため、今後の特許侵害訴訟では、特許請求の範囲の解釈がより重要になる可能性があります。

**Q: 特許庁への出願の際に留意すべき点はありますか？**
A: 特許庁への出願の際には、特許請求の範囲を明確かつ具体的に記述することが重要です。特許請求の範囲は、発明の技術的特徴を明確に定義し、特許権の保護範囲を決定する上で重要な役割を果たします。また、特許明細書全体との整合性を確保することも重要です。

ASG Lawでは、知的財産権に関するご相談を承っております。特許侵害に関する問題でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。