最高裁判所は、特許侵害の立証において、単に結果が同じであるだけでなく、侵害対象と主張されるものが特許技術と本質的に同一の方法で作動する必要があることを明確にしました。この判決は、特許権者が特許侵害を主張する際に、技術的な類似性だけでなく、本質的な同一性を証明する必要があることを意味します。

類似性だけでは不十分？ 特許侵害を巡る核心的問い

スミス・クライン・ベックマン社（以下「スミス・クライン」）は、メチル5-プロピルチオ-2-ベンズイミダゾールカルバメートに関する特許（以下「本件特許」）を有していました。スミス・クラインは、トライコ・ファーマ社（以下「トライコ」）が製造・販売する獣医薬「インプレゴン」の有効成分であるアルベンダゾールが本件特許を侵害すると主張し、特許侵害訴訟を提起しました。スミス・クラインは、アルベンダゾールと本件特許の化合物が実質的に同じ機能、方法、結果を有すると主張しました。

裁判所は、スミス・クラインの主張を検討するにあたり、特許侵害の立証責任は特許権者にあることを確認しました。裁判所は、本件特許のクレームにアルベンダゾールの記載がないこと、およびスミス・クラインがアルベンダゾールが本件特許に内在することを立証するための証拠を提出しなかったことを指摘しました。裁判所は、両化合物が動物の寄生虫を駆除するという点で類似していることを認めましたが、両者が本質的に同じ方法で作動することをスミス・クラインが立証していないため、特許侵害は成立しないと判断しました。「均等論」の適用に関し、裁判所は、機能・手段・結果のテストを満たす必要があり、特許権者がこれらの要素をすべて満たすことを立証する責任を負うことを強調しました。

裁判所はさらに、スミス・クラインが主張する分割出願の概念は、アルベンダゾールが本件特許のメチル5-プロピルチオ-2-ベンズイミダゾールカルバメートとは異なる発明であることを意味すると指摘しました。そうでなければ、アルベンダゾールにも単一の特許が発行されていたはずであり、分割出願の対象にはならなかったでしょう。裁判所は、第一審裁判所がトライコに損害賠償を命じたことを取り消しました。裁判所は、トライコの損害賠償請求を裏付けるための十分な証拠がなかったこと、およびスミス・クラインがトライコを訴える際に悪意を示した証拠がなかったことを指摘しました。ただし、裁判所は、トライコが被った損失の性質からその額を正確に特定できないため、トライコに対して20,000ペソの慰謝料を認めました。

スミス・クラインは、本件特許に基づいて独占権を主張しようとしましたが、裁判所は、特許権の範囲を明確に定めるクレームの文言の重要性を強調しました。本件の判決は、特許侵害の主張において、単に類似の結果を示すだけでなく、問題の技術が特許技術とどのように関係しているか、すなわち機能、手段、結果においていかに類似しているかを明確に示し、証明する必要があることを明確にしました。特許権者は、均等論を適用して特許侵害を主張する場合には、特許技術と侵害対象の技術が本質的に同一の方法で作動することを立証する責任があります。この要件を怠ると、特許侵害の主張は認められません。

FAQs

本判決は、特許侵害を主張する際に、特許権者は自らの権利を擁護するために綿密な準備と証拠の収集が必要であることを示しています。特許侵害訴訟においては、特許クレームの明確な解釈と、侵害対象と主張されるものが特許技術と本質的に同一の方法で作動することを証明することが重要です。

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出典：Short Title, G.R No., DATE