商標登録における悪意の重要性：先願主義の例外

G.R. No. 205699, January 23, 2023

商標登録は、ビジネスのアイデンティティを保護する上で不可欠です。しかし、フィリピン最高裁判所は、Manuel T. Zulueta v. Cyma Greek Taverna Co.事件において、単に最初に申請しただけでは商標権を取得できない場合があることを明確にしました。本件は、商標登録における誠実な使用の重要性と、悪意が商標登録の優先順位に与える影響について重要な教訓を提供します。

はじめに

商標は、企業が提供する商品やサービスを競合他社から区別するための重要なツールです。商標登録は、その商標を独占的に使用する権利を企業に与え、ブランドの保護に役立ちます。しかし、商標登録のプロセスは複雑であり、多くの潜在的な落とし穴が存在します。本件は、商標登録における潜在的な問題を浮き彫りにし、企業が自社のブランドを保護するために講じるべき措置を強調しています。

本件では、マヌエル・T・ズルエタが「CYMA & LOGO」の商標登録を申請しましたが、知的財産庁（IPOPHL）によって拒否されました。ズルエタは、ギリシャ料理レストラン「Cyma」のコンセプトを考案したと主張し、ラウル・ロベルト・P・ゴコをメニュー作成に招待しました。その後、ズルエタはゴコとパートナーシップを組み、Cyma Greek Taverna Company（Cyma Partnership）を設立しました。ズルエタは自身の名前で商標登録を申請しましたが、Cyma Partnershipも独自の商標登録を申請しました。IPOPHLはCyma Partnershipの商標登録を承認し、ズルエタの申請を拒否しました。ズルエタはIPOPHLの決定に不服を申し立てましたが、控訴裁判所もIPOPHLの決定を支持しました。最高裁判所は、ズルエタの申請が悪意に基づいて行われたと判断し、控訴裁判所の決定を支持しました。

法的背景

フィリピンの知的財産法（共和国法第8293号）は、商標の保護に関する法的枠組みを提供しています。この法律は、商標の定義、登録要件、および商標権の侵害に対する救済策を規定しています。知的財産法は、商標の所有権は、有効に登録された商標を通じて取得されると規定しています。

知的財産法第123条(d)は、以下の通り規定しています。

「同一または類似の商品またはサービスに関して、同一または混同を招くほど類似する標章について、登録商標または出願日または優先日が先の標章が存在する場合、その標章は登録できない。」

この規定は、先願主義の原則を確立しており、先に商標登録を申請した者が、その商標を使用する優先権を有することを意味します。しかし、先願主義は絶対的なものではなく、商標登録が悪意に基づいて行われた場合、例外が適用されることがあります。

悪意とは、申請者が他者による同一または類似の商標の先行する作成、使用、または登録を知っていることを意味します。言い換えれば、他者の商標をコピーして使用することです。商標登録における悪意の存在は、登録の有効性に重大な影響を与えます。悪意に基づいて取得された登録は、当初から無効となります。

事例の詳細

本件の経緯は以下の通りです。

• 2005年12月28日：ズルエタとゴコは、ボラカイ島に最初のCymaレストランを開業しました。
• 2006年：ズルエタとゴコは、Cyma Greek Taverna Company（Cyma Partnership）を設立しました。
• 2006年9月25日：ズルエタは、「CYMA & LOGO」の商標登録を自身の名前で申請しました。
• 2007年3月13日：Cyma Partnershipは、「CYMA GREEK TAVERNA AND LOGO」の商標登録を申請しました。
• 2007年12月30日：IPOPHLは、Cyma Partnershipの商標登録を承認しました。
• 2008年12月19日：IPOPHL-BLAは、ズルエタの商標登録申請を拒否しました。
• 2012年1月9日：IPOPHL-ODGは、IPOPHL-BLAの決定を支持しました。
• 2012年10月15日：控訴裁判所は、IPOPHL-ODGの決定を支持しました。
• 2023年1月23日：最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持しました。

最高裁判所は、ズルエタの商標登録申請が悪意に基づいて行われたと判断しました。ズルエタは、パートナーとして、パートナーシップによる商標の先行使用を知っており、その商標を考案したのはラウル・ゴコであったことを知っていました。最高裁判所は、ズルエタが最初に商標登録を申請したにもかかわらず、Cyma Partnershipによる商標の先行使用の知識は、ズルエタの商標登録申請が悪意に基づいて行われたことを意味すると判断しました。

最高裁判所は、知的財産庁（IPOPHL）の事実認定を尊重し、その専門知識を考慮しました。裁判所は、IPOPHLがズルエタの申請が悪意に基づいて行われたと示唆する事実を発見したことを認めました。

裁判所は、以下の点を強調しました。

「パートナーとして、ズルエタは、パートナーシップによる商標の先行使用を知っており、その商標を考案したのはラウル・ゴコであったことを知っていました。たとえ裁判所がズルエタの主張を信じたとしても、つまり、Cymaの商標を考案したのはゴコではなく彼であったとしても、その商標はパートナーシップとその姉妹会社であるCyma Greek Taverna Shangri-La Corporationの独占的な使用のために考案されたことは、ズルエタ自身の説明から明らかです。」

実践的な意味合い

本件は、商標登録における誠実な使用の重要性を強調しています。企業は、商標登録を申請する前に、その商標が他者によって使用されていないことを確認する必要があります。また、企業は、商標登録のプロセスにおいて、誠実かつ正直に行動する必要があります。悪意に基づいて取得された商標登録は、無効となる可能性があり、企業に法的および経済的なリスクをもたらす可能性があります。

本判決は、商標登録の悪意に関する裁判所の見解を明確にしました。裁判所は、先願主義は絶対的なものではなく、商標登録が悪意に基づいて行われた場合、例外が適用されることがあると述べました。この判決は、フィリピンにおける商標法に重要な影響を与え、企業が自社のブランドを保護するために講じるべき措置を強調しています。

主な教訓

• 商標登録を申請する前に、徹底的な調査を実施し、その商標が他者によって使用されていないことを確認してください。
• 商標登録のプロセスにおいて、誠実かつ正直に行動してください。
• 悪意に基づいて商標登録を取得しようとしないでください。
• 自社のブランドを保護するために、商標登録を検討してください。

よくある質問

商標とは何ですか？

商標とは、企業が提供する商品やサービスを競合他社から区別するために使用される記号、デザイン、またはフレーズです。

商標登録のメリットは何ですか？

商標登録は、その商標を独占的に使用する権利を企業に与え、ブランドの保護に役立ちます。また、商標権侵害に対する法的救済を求めることができます。

商標登録の要件は何ですか？

商標登録の要件は、国によって異なります。一般的に、商標は識別可能であり、他者の商標と混同を招くものであってはなりません。

悪意とは何ですか？

悪意とは、申請者が他者による同一または類似の商標の先行する作成、使用、または登録を知っていることを意味します。言い換えれば、他者の商標をコピーして使用することです。

悪意に基づいて取得された商標登録はどうなりますか？

悪意に基づいて取得された商標登録は、無効となる可能性があります。

商標権侵害とは何ですか？

商標権侵害とは、商標権者の許可なく、他者が同一または類似の商標を使用することです。

商標権侵害に対する救済策は何ですか？

商標権侵害に対する救済策には、差止命令、損害賠償、および弁護士費用が含まれます。

フィリピンの商標法に関するご質問やご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。初回相談をご予約いただけます。